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2.1 C-48/09 P - Lego Juris v OHIM 2.1 C-48/09 P - Lego Juris v OHIM
Affaire C-48/09 P
Lego Juris A/S
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)
«Pourvoi — Règlement (CE) nº 40/94 — Marque communautaire — Aptitude de la forme d’un produit à l’enregistrement en tant que marque — Enregistrement du signe tridimensionnel constitué par la face supérieure et deux côtés d’une brique Lego — Annulation dudit enregistrement sur demande d’une entreprise commercialisant des briques de jeu ayant les mêmes forme et dimensions — Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement — Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique»
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique — Notion — Présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique — Absence d'incidence sur le motif de refus
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, e), ii))
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique — Notion — Existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique — Absence d'incidence sur le motif de refus
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, e), ii))
3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique — Copies serviles de la forme du produit — Examen à la lumière des règles en matière de concurrence déloyale
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, e), ii))
4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique — Identification des caractéristiques essentielles d'un signe tridimensionnel
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, e), ii))
5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique — Perception du consommateur moyen — Incidence
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, e), ii))
1. La condition tenant au fait que relève du motif de refus, prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, tout signe constitué «exclusivement» par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence.
Cette interprétation reflète l’idée que la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. En outre, en ce qu’elle implique que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement s’applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, ladite interprétation assure que l’enregistrement d’un tel signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme.
(cf. points 51-52)
2. La condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l’enregistrement en tant que marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que si elle est «nécessaire» à l’obtention du résultat technique visé ne signifie pas que la forme en cause doive être la seule permettant d’obtenir ce résultat.
Il est vrai que, dans certains cas, un même résultat technique peut être obtenu par différentes solutions. Ainsi, il peut y avoir des formes alternatives, ayant d’autres dimensions ou un autre dessin, permettant d’obtenir le même résultat technique. Toutefois, cette circonstance n’a pas en soi pour conséquence qu’un enregistrement en tant que marque de la forme en cause laisserait intacte la disponibilité de la solution technique qu’elle incorpore pour les autres opérateurs économiques. À cet égard, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, l’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle d’un produit en tant que marque est susceptible de permettre au titulaire de cette marque d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même forme, mais aussi l’utilisation de formes similaires. Un nombre important de formes alternatives risquent ainsi de devenir inutilisables pour les concurrents dudit titulaire. Il en irait particulièrement ainsi en cas de cumul d’enregistrements de diverses formes exclusivement fonctionnelles d’un produit, cumul qui risquerait d’empêcher complètement d’autres entreprises de fabriquer et de commercialiser certains produits ayant une fonction technique donnée.
(cf. points 53-57)
3. La situation d’une entreprise ayant développé une solution technique à l’égard de concurrents mettant sur le marché des copies serviles de la forme de produit incorporant exactement la même solution ne saurait être protégée en conférant un monopole à ladite entreprise par l’enregistrement en tant que marque du signe tridimensionnel constitué par ladite forme, mais peut, le cas échéant, être examinée à la lumière des règles en matière de concurrence déloyale.
(cf. point 61)
4. Une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque. Ainsi, l’expression «caractéristiques essentielles» doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe.
L’identification desdites caractéristiques essentielles doit être opérée au cas par cas. Il n’existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. Au demeurant, dans sa recherche des caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente peut soit se baser directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe.
L’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel en vue d’une éventuelle application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné.
Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l’autorité compétente de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement ne saurait s’appliquer lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important. Dans ce cas, les entreprises concurrentes ont facilement accès à des formes alternatives de fonctionnalité équivalente, de sorte qu’il n’existe pas un risque d’atteinte à la disponibilité de la solution technique. Cette dernière pourra, dans cette hypothèse, être incorporée sans difficulté par les concurrents du titulaire de la marque dans des formes de produit qui n’ont pas le même élément non fonctionnel que celui dont dispose la forme du produit dudit titulaire et qui, par rapport à celle-ci, ne sont donc ni identiques ni similaires.
(cf. points 68-72)
5. La perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe.
(cf. point 76)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
14 septembre 2010 (*)
«Pourvoi – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque communautaire – Aptitude de la forme d’un produit à l’enregistrement en tant que marque – Enregistrement du signe tridimensionnel constitué par la face supérieure et deux côtés d’une brique Lego – Annulation dudit enregistrement sur demande d’une entreprise commercialisant des briques de jeu ayant les mêmes forme et dimensions – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique»
Dans l’affaire C‑48/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 29 janvier 2009,
Lego Juris A/S, établie à Billund (Danemark), représentée par Mes V. von Bomhard et T. Dolde, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Mega Brands Inc., établie à Montréal (Canada), représentée par Mes P. Cappuyns et C. De Meyer, advocaten,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et Mme P. Lindh, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, puis M. P. Mengozzi,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 novembre 2009,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 janvier 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Lego Juris A/S demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge) (T-270/06, Rec. p. II‑3117, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la grande chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 juillet 2006 (affaire R 856/2004-G, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une demande en nullité.
Le cadre juridique
2 L’article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque communautaire», énonce:
«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»
3 L’article 7 du même règlement, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose:
«1. Sont refusés à l’enregistrement:
a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
e) les signes constitués exclusivement:
i) par la forme imposée par la nature même du produit
ou
ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique
ou
iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;
f) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
[…]
3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»
4 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire»:
«La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.»
5 L’article 51 du règlement n° 40/94, intitulé «Causes de nullité absolue», énonce:
«1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de […] l’article 7;
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
3. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.»
6 Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
7 Le 1er avril 1996, Kirkbi A/S (ci-après «Kirkbi»), société aux droits de laquelle est venue la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI notamment pour des produits correspondant à la description «jeux, jouets», relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»). La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel de couleur rouge reproduit ci-après:
8 L’OHMI a informé Kirkbi de son intention de rejeter ladite demande au motif, d’une part, que le signe en cause ne représenterait qu’une simple forme de brique de jeu et serait donc dépourvu de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94], et, d’autre part, que ledit signe serait constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique [article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement]. L’OHMI a néanmoins accepté de procéder à l’audition de Kirkbi et a examiné des observations et éléments de preuve supplémentaires soumis par celle-ci. Sur la base de ces éléments, il a conclu que le signe dont l’enregistrement était demandé avait acquis un caractère distinctif dans l’Union européenne et n’était pas exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
9 À la suite de cette procédure d’examen, la marque en cause a été enregistrée le 19 octobre 1999.
10 Le 21 octobre 1999, Ritvik Holdings Inc. (ci-après «Ritvik»), société aux droits de laquelle est venue Mega Brands Inc. (ci-après «Mega Brands»), a demandé que la nullité de cette marque soit déclarée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 pour les «jeux de construction» relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice, en considérant que son enregistrement se heurte aux motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous a), e), ii) et iii), et f), du même règlement.
11 Le 8 décembre 2000, la division d’annulation de l’OHMI a sursis à statuer, dans l’attente que la Cour ait statué dans l’affaire ayant ultérieurement donné lieu à l’arrêt du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), concernant l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), disposition dont le libellé correspond à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. La procédure devant la division d’annulation a repris le 31 juillet 2002.
12 Par décision du 30 juillet 2004, cette dernière a déclaré la marque en cause nulle pour les «jeux de construction» relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, en considérant que cette marque était constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
13 Le 20 septembre 2004, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.
14 Par la décision litigieuse, la grande chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours comme non fondé, considérant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 étaient réunies en l’espèce.
15 La grande chambre de recours a d’abord estimé, au point 33 de la décision litigieuse, qu’une objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 ne saurait être écartée sur la base de sondages d’opinion ou d’études de marché, étant donné que, ainsi qu’il résulte du paragraphe 3 du même article, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait priver le signe examiné de son caractère fonctionnel. Au point 36 de ladite décision, elle a ajouté qu’une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique n’échappe pas à l’interdiction d’enregistrement si elle contient un élément arbitraire mineur tel qu’une couleur.
16 Au point 37 de la décision litigieuse, la grande chambre de recours a constaté que la brique Lego «se caractérise, sur sa face supérieure, par deux rangées symétriques de quatre [projections] cylindriques plates».
17 Ensuite, aux points 39 et 40 de la même décision, ladite chambre a considéré que, s’il est vrai que la circonstance qu’un signe ait fait ou fasse encore l’objet d’un brevet ne constitue pas, en soi, un obstacle à son enregistrement en tant que marque, et cela en particulier lorsqu’il s’agit d’inventions dont la forme n’est pas entièrement fonctionnelle en raison de la présence d’éléments ornementaux ou arbitraires, il n’en demeure pas moins qu’un brevet antérieur est pratiquement une preuve irréfutable que les caractéristiques qu’il divulgue ou revendique sont fonctionnelles.
18 Par la suite, la grande chambre de recours a confirmé, aux points 41 à 55 de la décision litigieuse, l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle chacun des éléments de la forme de la brique Lego, et partant ladite brique dans son ensemble, est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Elle a basé cette conclusion sur l’analyse faite par la division d’annulation des brevets antérieurs de la requérante. Selon la grande chambre de recours, les éléments déterminants de cette analyse étaient les suivants:
«42 […] La brique de jeu emboîtable […] originale, l’ancêtre de la brique Lego, a été inventée par Harry Fisher Page et protégée par plusieurs brevets britanniques: le brevet n° 529 580 octroyé le 25 novembre 1940, le brevet n° 587 206 octroyé le 17 avril 1947, le brevet n° 633 055 octroyé le 12 décembre 1949, le brevet n° 673 857 octroyé le 19 juillet 1950 et le brevet n° 866 557 octroyé le 26 avril 1961. [Ces] brevets […] couvraient une brique qui possédait les mêmes dimensions et les mêmes [projections] circulaires […] que la brique Lego […]
43 S’agissant des [projections] situées sur la face supérieure de la brique Lego, la [division d’annulation] a conclu que:
“[…] le brevet […] n° 866 557 […] a divulgué [que les briques] contenaient […] des [projections] sur leur face supérieure […], disposées en deux rangées parallèles et par paire transversale [et] espacées uniformément dans le sens transversal et longitudinal. Telle est précisément la disposition des [projections] sur la face supérieure [de la brique Lego]: huit [projections] en deux rangées et par paire transversale, espacées uniformément […]. La finalité de ces [projections] est de s’emboîter dans la face inférieure des briques de jeu de manière à permettre des assemblages et des démontages multiples.”
44 La [division d’annulation] a également conclu que la même invention dotée de [projections] sur la face supérieure de la brique Lego a été divulguée dans [le] brevet […] n° 587 206. […]
[…]
La chambre relève que la figure 1 de ce brevet représente deux rangées symétriques de quatre [projections] cylindriques situées sur la face supérieure de la brique brevetée, qui semble identique à la brique Lego en cause, mais sans la couleur rouge […]
45 Le titulaire a lui-même admis devant la chambre que les brevets susvisés décrivent les éléments fonctionnels de la brique Lego et que l’existence des [projections] est nécessaire pour que les briques de jeux […] emboîtables puissent remplir leur fonction.
[…]
47 Les deux rangées symétriques de quatre [projections] de forme cylindrique situées sur la face supérieure de la brique brevetée était la “forme préférée” de l’invention illustrée par la figure 1 du brevet […] n° 587 206 […]. De même, la [division d’annulation] a conclu que le […] brevet […] n° 866 557 […] “affirme que la forme cylindrique des [projections] [est] ‘le mode de réalisation préféré’ des projections […]”. […]
[…]
51 En outre, la [division d’annulation] a conclu que la hauteur relative des [projections] par rapport à celle des parois de la brique influence la “force d’accrochage”. Si le ratio est trop bas, les briques se démonteraient plus facilement […]. Inversement, si le ratio est trop élevé […], la force […] nécessaire pour défaire les briques serait assez élevée […] [et] un enfant jouant seul pourrait ne pas parvenir à séparer facilement les briques.
[…]
53 La chambre relève que la fonction technique des dimensions et de la position relative des [projections] […] est décrite comme suit dans le brevet […] n° 866 557:
“Les dimensions et positions relatives des [projections] […] doivent répondre à une relation spécifique et, conformément à la caractéristique principale de l’invention, les [projections sur la face supérieure de la brique] sont espacées uniformément dans le sens longitudinal et transversal […]”
54 La [division d’annulation a conclu] que les diverses caractéristiques de la brique Lego remplissent chacune des fonctions techniques particulières, à savoir:
– les [projections sur la face supérieure de la brique]: hauteur et diamètre pour la force d’accrochage; nombre pour la polyvalence de l’assemblage; disposition pour les configurations d’assemblage;
– les projections [à l’intérieur de la brique]: force d’accrochage, nombre pour la meilleure force d’accrochage dans toutes les positions; […]
– les côtés: reliés aux côtés d’autres briques pour obtenir un mur;
– face creuse: pour s’emboîter dans les [projections sur la face supérieure de la brique] et permettre l’assemblage […];
– forme globale: forme d’une brique de construction; taille qu’un enfant peut tenir dans la main.
55 La chambre confirme les conclusions de la décision [de la division d’annulation], au motif qu’elles sont solidement étayées par les preuves analysées plus haut. En outre, la chambre conclut que la division d’annulation n’a en aucune manière faussé ou mal interprété les preuves.
[…]
62 […] [I]l ne fait aucun doute que [la] caractéristique dominante [de la brique Lego] – les deux rangées de [projections] sur la face supérieure – est destinée à doter une simple brique de jeu, possédant les dimensions de largeur, de longueur et de profondeur proportionnelles à une véritable brique de construction, du mécanisme d’emboîtement polyvalent et robuste […] que ces blocs doivent avoir pour être manipulés par un enfant. Les caractéristiques de la brique Lego ont manifestement été adoptées pour répondre à la fonction utilitaire susvisée de la brique Lego et non à des fins d’identification […]
63 En conséquence […], la chambre [approuve] la décision [de la division d’annulation] en ce que la brique Lego est totalement fonctionnelle, étant donné qu’elle ne comporte aucun élément arbitraire ou ornemental. […] Dès lors, la chambre peut appliquer à la brique Lego […] la formulation de l’arrêt Philips, [précité,] à savoir que “les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme […] sont attribuables uniquement au résultat technique”.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2006, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
20 À l’appui de son recours, la requérante invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. Ce moyen s’articulait en deux branches, tirées, la première, d’une interprétation erronée de cette disposition et, la seconde, de l’appréciation erronée de l’objet de la marque en cause.
21 Dans le cadre de la première branche du moyen, la requérante soutenait que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 ne vise pas à exclure des formes fonctionnelles en soi de l’enregistrement en tant que marque. La question déterminante était, selon elle, de savoir si la protection en tant que marque créerait un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires de la forme en cause.
22 Le Tribunal a estimé que cette argumentation ne pouvait pas conduire à l’annulation de la décision litigieuse. Les motifs essentiels de cette décision sont les suivants:
«37 […] en substance, la requérante reproche à la grande chambre de recours d’avoir méconnu la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, et notamment celle de ses termes ‘exclusivement’ et ‘nécessaire’, en considérant que l’existence de formes alternatives fonctionnellement équivalentes utilisant la même solution technique est dénuée de pertinence aux fins de l’application de cette disposition.
38 À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que le mot ‘exclusivement’, présent tant à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive [89/104], doit être lu à la lumière de l’expression ‘caractéristiques essentielles qui répondent à une fonction technique’, employée aux points 79, 80 et 83 de l’arrêt Philips, [précité]. Il ressort en effet de cette expression que l’ajout de caractéristiques non essentielles n’ayant pas de fonction technique ne fait pas échapper une forme à ce motif absolu de refus si toutes les caractéristiques essentielles de ladite forme répondent à une telle fonction. Dès lors, c’est à bon droit que la grande chambre de recours a effectué son analyse de la fonctionnalité de la forme en cause par rapport aux caractéristiques qu’elle considérait comme essentielles. Partant, il doit être constaté qu’elle a correctement interprété le terme ‘exclusivement’.
39 En deuxième lieu, il résulte des points 81 et 83 de l’arrêt Philips[, précité,] que la formule ‘nécessaire à l’obtention d’un résultat technique’, présente tant à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive [89/104], ne signifie pas que ce motif absolu de refus ne s’applique que lorsque la forme en cause est la seule permettant d’obtenir le résultat visé. En effet, la Cour a jugé, au point 81 [de cet arrêt], que ‘l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique [n’est pas] de nature à écarter le motif de refus’ et, au point 83 [dudit arrêt], que ‘l’enregistrement d’un signe constitué par [la] forme [d’un produit est exclu], même si le résultat technique en cause peut être atteint par d’autres formes’. Partant, pour que ce motif absolu de refus s’applique, il suffit que les caractéristiques essentielles de la forme réunissent les caractéristiques techniquement causales et suffisantes à l’obtention du résultat technique visé, de sorte qu’elles soient attribuables au résultat technique. Il en résulte que la grande chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le terme ‘nécessaire’ signifie que la forme est requise pour obtenir un résultat technique, même si ce dernier peut être atteint par d’autres formes.
40 En troisième lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la Cour a écarté, aux points 81 et 83 de l’arrêt Philips[, précité], la pertinence de l’existence ‘d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique’, sans distinguer les formes employant une autre ‘solution technique’ de celles employant la même ‘solution technique’.
[…]
43 Il résulte de tout ce qui précède que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 s’oppose à l’enregistrement de toute forme constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, par la forme du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes employant la même, ou une autre, solution technique.
44 Par conséquent, il convient de constater que la grande chambre de recours n’a pas interprété de manière erronée l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94.»
23 Dans le cadre de la seconde branche du moyen présenté à l’appui de son recours devant le Tribunal, la requérante reprochait à la grande chambre de recours de ne pas avoir identifié convenablement les caractéristiques essentielles de la forme en cause et d’avoir erronément apprécié le caractère fonctionnel de ladite forme.
24 Elle alléguait, d’une part, que la grande chambre de recours avait inclus dans son examen des éléments dénués de pertinence, tels que la face de la brique Lego qui ne fait pas partie du signe tridimensionnel en cause, à savoir la face inférieure creuse de ladite brique. D’autre part, la grande chambre de recours aurait accepté sans analyse critique l’expertise proposée et financée par Mega Brands, et, dans le même temps, omis de tenir compte, dans l’identification des caractéristiques essentielles de la forme concernée, des données pertinentes présentées par la requérante, telles que celles relatives à la perception de ladite forme du point de vue des consommateurs.
25 Cette seconde branche a également été rejetée par le Tribunal. Celui-ci a notamment constaté ce qui suit:
«70 En premier lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir que la détermination des caractéristiques essentielles de la forme en cause doit se faire du point de vue du consommateur et que l’analyse doit prendre en compte des enquêtes sur les consommateurs, il y a lieu de relever que cette détermination se fait, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, avec le but précis de permettre l’examen de la fonctionnalité de la forme en cause. Or, la perception du consommateur ciblé n’est pas pertinente pour l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’une forme. En effet, le consommateur ciblé peut ne pas disposer des connaissances techniques nécessaires à l’appréciation des caractéristiques essentielles d’une forme, de sorte que certaines caractéristiques peuvent être essentielles de son point de vue, alors qu’elles ne le sont pas dans le contexte d’une analyse de la fonctionnalité et inversement. Dès lors, il convient de considérer que les caractéristiques essentielles d’une forme doivent être déterminées, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, de manière objective, à partir de sa représentation graphique et des éventuelles descriptions déposées lors de la demande de marque.
[…]
72 En second lieu, la requérante reproche [également] à la grande chambre de recours d’avoir omis d’identifier les caractéristiques essentielles de la forme en cause et d’avoir examiné non pas la forme en cause, mais la brique Lego dans son ensemble, incluant dans son analyse des éléments invisibles tels que la face inférieure creuse […]
[…]
75 Toutefois, force est de constater que [l’]analyse [faite par la grande chambre de recours] inclut […] tous les éléments visibles sur [le signe en cause] qui remplissent chacun, [aux termes du point 54 de la décision litigieuse], des fonctions techniques particulières […]. Il doit également être constaté qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude de l’identification de ces caractéristiques comme étant les caractéristiques essentielles de la forme en cause.
76 Or, dès lors que la grande chambre de recours a correctement identifié toutes les caractéristiques essentielles de la forme en cause, le fait qu’elle a également pris en compte d’autres caractéristiques est sans incidence sur la légalité de la décision [litigieuse].
[…]
78 [Ensuite], il convient de souligner que rien n’exclut, dans le cadre de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles ainsi déterminées, que la grande chambre de recours puisse prendre en compte des éléments invisibles de la brique Lego, tels que la face inférieure creuse et les projections secondaires, ainsi que tout autre élément de preuve pertinent. La grande chambre de recours s’est en l’espèce référée à cet égard aux brevets antérieurs de la requérante, au fait que cette dernière a admis que ces brevets décrivent les éléments fonctionnels de la brique Lego et [à des] expertises […]
79 […] S’agissant de l’expertise […] produite et financée par [Mega Brands], […] les brevets antérieurs corroborent les constats de [l’auteur de cette expertise] en ce qui concerne la fonctionnalité des caractéristiques de la brique Lego […]»
Les conclusions des parties
26 La requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
27 L’OHMI et Mega Brands demandent à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
28 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. Ce moyen est divisé en trois branches.
Sur la première branche, relative à l’interprétation erronée de l’objet et de la portée du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
29 La requérante expose que, s’il est vrai que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 interdit l’enregistrement de formes dont la protection en tant que marque créerait une restriction illégitime pour les concurrents, cette disposition n’a, en revanche, pas pour objet d’interdire l’enregistrement de toute forme répondant à une fonction technique. L’enregistrement d’une forme ne devrait être exclu que dans l’hypothèse où il aboutirait à conférer un monopole sur des solutions techniques ou sur des caractéristiques utilitaires.
30 À cet égard, l’expression «solution technique» devrait être distinguée des termes «résultat technique», en ce qu’un résultat technique peut être obtenu par différentes solutions. La requérante soutient que, lorsqu’il existe plusieurs formes équivalentes d’un point de vue fonctionnel, la protection, au bénéfice d’une entreprise, d’une forme spécifique en tant que marque n’empêche pas les concurrents d’appliquer la même solution technique.
31 Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en affirmant, au point 43 de l’arrêt attaqué, pour les raisons indiquées aux points 37 à 42 de celui-ci, que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 s’oppose à l’enregistrement d’une forme même si le résultat technique peut être atteint par une autre forme employant la même solution technique. Le Tribunal aurait méconnu que l’existence de formes alternatives est hautement pertinente, étant donné qu’elle démontre qu’il n’y a pas de risque de créer un monopole. En même temps, le Tribunal aurait négligé le fait que, souvent, une seule et même invention brevetée peut être réalisée par plusieurs formes. Le présent cas relèverait d’ailleurs de cette hypothèse, les concurrents de la requérante étant parfaitement en mesure d’appliquer la même solution technique sans copier la forme de la brique Lego.
32 La requérante estime en outre que, en statuant de cette manière, le Tribunal a méconnu l’enseignement de l’arrêt Philips, précité. Elle fait valoir à cet égard que, dans ledit arrêt, la Cour n’a aucunement considéré que l’existence de formes alternatives serait dénuée de pertinence. La Cour aurait seulement indiqué, aux points 83 et 84 dudit arrêt, que, une fois que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 sont remplies, il devient sans intérêt de savoir si des formes alternatives existent ou non.
33 Mega Brands, pour sa part, soutient que l’enregistrement du signe en cause en tant que marque permettrait à la requérante d’empêcher tout concurrent d’utiliser, sur le marché des briques de jeu, la forme la meilleure et la plus fonctionnelle. La requérante acquerrait ainsi à nouveau le monopole dont elle jouissait autrefois en raison de ses brevets.
34 Tout en admettant que la simple divulgation d’une forme dans un brevet ne constitue pas en soi un obstacle à ce que cette forme soit enregistrée en tant que marque, Mega Brands énonce qu’une telle divulgation est néanmoins un fort indice de ce que ladite forme est exclusivement dictée par sa fonction.
35 Selon l’OHMI, l’argumentation de la requérante est contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. La présence dans ladite disposition des mots «exclusivement» et «nécessaire» n’implique pas, selon l’OHMI, que seules les formes intrinsèquement nécessaires pour remplir la fonction souhaitée sont interdites à l’enregistrement. Le motif de refus en question porterait sur toutes les formes essentiellement fonctionnelles attribuables au résultat.
36 L’OHMI observe également que, si l’argumentation de la requérante était accueillie, la liberté d’accès des concurrents aux formes alternatives ne serait pas garantie. En effet, l’enregistrement en tant que marque d’une forme spécifique permettrait ensuite à la requérante de faire interdire non seulement toute forme identique, mais aussi des formes similaires. Cela concernerait, par exemple, des briques ayant des projections légèrement plus hautes ou plus larges que la brique Lego.
37 S’agissant de la distinction entre les différents types de droits de propriété intellectuelle, l’OHMI observe que, en dehors du droit des brevets, le droit de bloquer la concurrence sur une forme est notamment prévu pour les titulaires d’un droit sur un dessin ou modèle, en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Il rappelle toutefois que l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement énonce qu’«[u]n dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique».
Appréciation de la Cour
38 Selon une jurisprudence bien établie, le droit des marques constitue un élément essentiel du système de concurrence dans l’Union. Dans ce système, chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, points 21 et 22; du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I‑10273, points 47 et 48, ainsi que du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I-3569, points 53 et 54).
39 La forme d’un produit figure parmi les signes susceptibles de constituer une marque. Cela résulte, en ce qui concerne la marque communautaire, de l’article 4 du règlement n° 40/94, selon lequel peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, tels que les mots, les dessins, la forme du produit et le conditionnement de celui-ci, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I-5089, points 30 et 31).
40 En l’espèce, il n’a pas été contesté que la forme de brique Lego a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait et constitue donc un signe propre à distinguer les produits de la requérante de ceux qui ont une autre provenance.
41 L’assertion de Ritvik, reprise par son successeur Mega Brands et confirmée par la division d’annulation et la grande chambre de recours ainsi que par le Tribunal, selon laquelle la forme de brique Lego est néanmoins impropre à l’enregistrement en tant que marque, est basée sur l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, aux termes duquel les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique sont refusés à l’enregistrement.
42 Selon la requérante, cette disposition a été interprétée d’une manière excessivement large, et donc erronément, par la grande chambre de recours et, ensuite, par le Tribunal.
43 Afin d’examiner ce grief, il convient de rappeler que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend (arrêts Henkel/OHMI, précité, point 45, ainsi que du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I-551, point 59). L’intérêt sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit [voir par analogie, s’agissant de l’article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive 89/104, arrêts Philips, précité, point 78, et du 8 avril 2003, Linde e.a., C‑53/01 à C‑55/01, Rec. p. I‑3161, point 72].
44 Les règles fixées par le législateur reflètent, à cet égard, la mise en balance de deux considérations qui sont, chacune, susceptibles de contribuer à la réalisation d’un système de concurrence sain et loyal.
45 D’une part, l’insertion à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques.
46 En effet, lorsque la forme d’un produit ne fait qu’incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l’Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemble des opérateurs économiques. Ainsi que l’a observé l’OHMI dans le cadre de son argumentation résumée au point 37 du présent arrêt, cette considération est sous-jacente non seulement à la directive 89/104 et au règlement n° 40/94 pour ce qui concerne le droit des marques, mais également au règlement n° 6/2002, relatif aux dessins et aux modèles.
47 Le législateur a, par ailleurs, établi d’une manière particulièrement rigoureuse l’inaptitude à l’enregistrement en tant que marques de formes nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, en ce qu’il a exclu les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94 du champ d’application de l’exception prévue au paragraphe 3 du même article. Il ressort, ainsi, de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement que, même si une forme de produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique a, par l’usage qui en a été fait, acquis un caractère distinctif, il est interdit de l’enregistrer en tant que marque (voir par analogie, s’agissant de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104, disposition qui est en substance identique à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, arrêts Philips, précité, point 57, et du 20 septembre 2007, Benetton Group, C‑371/06, Rec. p. I-7709, points 25 à 27).
48 D’autre part, en limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement.
49 L’objet et la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 étant ainsi rappelés et précisés, il convient d’examiner si le Tribunal a, comme le soutient la requérante, erronément interprété cette disposition.
50 Le Tribunal a résumé son interprétation de ladite disposition au point 43 de l’arrêt attaqué, en jugeant que celle-ci «s’oppose à l’enregistrement de toute forme constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, par la forme du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes employant la même, ou une autre, solution technique».
51 S’agissant de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué «exclusivement» par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, le Tribunal a exposé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que cette condition est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence.
52 Cette interprétation est conforme au point 79 de l’arrêt Philips, précité. Par ailleurs, elle reflète l’idée sous-jacente à cet arrêt, telle qu’énoncée par l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer au point 28 de ses conclusions dans cette affaire et réitérée au point 72 de ses conclusions dans l’affaire Koninklijke KPN Nederland (arrêt du 12 février 2004, C‑363/99, Rec. p. I-1619), à savoir que la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. En outre, en ce qu’elle implique que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 s’applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, ladite interprétation assure que l’enregistrement d’un tel signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme.
53 S’agissant de la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l’enregistrement en tant que marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 que si elle est «nécessaire» à l’obtention du résultat technique visé, le Tribunal a considéré à juste titre, au point 39 de l’arrêt attaqué, que cette condition ne signifie pas que la forme en cause doive être la seule permettant d’obtenir ce résultat.
54 Il est vrai, ainsi que le souligne la requérante, que, dans certains cas, un même résultat technique peut être obtenu par différentes solutions. Ainsi, il peut y avoir des formes alternatives, ayant d’autres dimensions ou un autre dessin, permettant d’obtenir le même résultat technique.
55 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette circonstance n’a pas en soi pour conséquence qu’un enregistrement en tant que marque de la forme en cause laisserait intacte la disponibilité de la solution technique qu’elle incorpore pour les autres opérateurs économiques.
56 À cet égard, il convient de relever, ainsi que l’observe l’OHMI, que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, l’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle d’un produit en tant que marque est susceptible de permettre au titulaire de cette marque d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même forme, mais aussi l’utilisation de formes similaires. Un nombre important de formes alternatives risquent ainsi de devenir inutilisables pour les concurrents dudit titulaire.
57 Il en irait particulièrement ainsi en cas de cumul d’enregistrements de diverses formes exclusivement fonctionnelles d’un produit, cumul qui risquerait d’empêcher complètement d’autres entreprises de fabriquer et de commercialiser certains produits ayant une fonction technique donnée.
58 Ces considérations sont d’ailleurs reflétées aux points 81 et 83 de l’arrêt Philips, précité, selon lesquels l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique n’exclut pas, en soi, l’application du motif de refus énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive 89/104, disposition dont le libellé correspond à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94.
59 Dans la mesure où la requérante invoque encore le fait, non contesté par l’OHMI, que ses concurrents n’ont pas besoin, pour utiliser la même solution technique, de mettre sur le marché des briques de jeu dont la forme et les dimensions sont à tous égards identiques à celles de la brique Lego, il suffit de constater que cette circonstance ne saurait faire obstacle à l’application des règles établies par le législateur de l’Union et interprétées ci-dessus, selon lesquelles un signe constitué par la forme d’un produit qui ne fait qu’exprimer, sans ajout d’éléments non fonctionnels significatifs, une fonction technique ne peut pas être enregistré en tant que marque, étant donné qu’un tel enregistrement réduirait de manière trop importante les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des formes de produit qui incorporent la même solution technique.
60 Cela vaut a fortiori dans un cas comme celui de l’espèce, où il a été constaté par l’autorité compétente que la solution incorporée dans la forme de produit examinée est celle qui est techniquement préférable pour la catégorie de produits concernée. Si le signe tridimensionnel constitué d’une telle forme était enregistré en tant que marque, il serait difficile pour les concurrents du titulaire de celle-ci de mettre sur le marché des formes de produit qui constituent de véritables alternatives, à savoir des formes qui ne soient pas similaires et qui soient néanmoins intéressantes d’un point de vue fonctionnel pour le consommateur.
61 Dans ces conditions, la situation d’une entreprise ayant développé une solution technique à l’égard de concurrents mettant sur le marché des copies serviles de la forme de produit incorporant exactement la même solution ne saurait être protégée en conférant un monopole à ladite entreprise par l’enregistrement en tant que marque du signe tridimensionnel constitué par ladite forme, mais peut, le cas échéant, être examinée à la lumière des règles en matière de concurrence déloyale. Un tel examen n’est cependant pas l’objet du présent litige.
62 Les arguments présentés par la requérante dans le cadre de la première branche de son moyen ne pouvant, pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, être accueillis, il y a lieu d’écarter cette branche.
Sur la deuxième branche, relative à l’application de critères incorrects quant à la détermination des caractéristiques essentielles d’une forme de produit
Argumentation des parties
63 La requérante soutient que la notion de «caractéristiques essentielles» est synonyme d’«éléments dominants et distinctifs» et que l’identification desdites caractéristiques doit être effectuée du point de vue du public pertinent, à savoir le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
64 La requérante soutient que, eu égard à l’arrêt Philips, précité, tout examen du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 doit comporter deux étapes, à savoir, premièrement, l’identification des caractéristiques essentielles du signe du point de vue du consommateur moyen et, deuxièmement, l’examen, à l’aide d’experts, de la question de savoir si lesdites caractéristiques sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.
65 Dès lors, en confirmant, au point 70 de l’arrêt attaqué, la position de la grande chambre de recours selon laquelle il n’y a pas lieu, aux fins de l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel, de tenir compte de la perception du consommateur et des enquêtes réalisées afin d’évaluer cette perception, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.
66 Mega Brands observe que ladite notion de «caractéristiques essentielles» doit être comprise dans le contexte des termes «exclusivement» et «nécessaire» figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. Dans ce cadre, les critères invoqués par la requérante, tels que ceux de caractère distinctif et de perception du public, seraient sans pertinence.
67 Selon l’OHMI, à supposer même que l’identification des éléments essentiels de la forme doive précéder l’appréciation de leur fonctionnalité, ces deux étapes relèvent du même exercice consistant à déterminer si lesdits éléments sont essentiels pour la fonction de la forme.
Appréciation de la Cour
68 Une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque.
69 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 63 de ses conclusions, l’expression «caractéristiques essentielles» doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe.
70 L’identification desdites caractéristiques essentielles doit être opérée au cas par cas. Il n’existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, Rec. p. I-5725, point 55). Au demeurant, dans sa recherche des caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente peut soit se baser directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (voir, par analogie, arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑468/01 P à C-472/01 P, Rec. p. I‑5141, point 45, ainsi que du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, Rec. p. I‑5797, point 23).
71 Par conséquent, l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel en vue d’une éventuelle application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné.
72 Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l’autorité compétente de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. En effet, comme il a été exposé au point 52 du présent arrêt, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 ne saurait s’appliquer lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important. Dans ce cas, les entreprises concurrentes ont facilement accès à des formes alternatives de fonctionnalité équivalente, de sorte qu’il n’existe pas un risque d’atteinte à la disponibilité de la solution technique. Cette dernière pourra, dans cette hypothèse, être incorporée sans difficulté par les concurrents du titulaire de la marque dans des formes de produit qui n’ont pas le même élément non fonctionnel que celui dont dispose la forme du produit dudit titulaire et qui, par rapport à celle-ci, ne sont donc ni identiques ni similaires.
73 En l’espèce, la grande chambre de recours a constaté, au point 62 de la décision litigieuse, que l’élément le plus important du signe constitué par la brique Lego consiste en deux rangées de projections sur la face supérieure de cette brique. Dans son examen de l’analyse effectuée par la division d’annulation, ladite chambre a prêté une attention particulière à l’apparition de cet élément dans les brevets antérieurs de Kirkbi. Cet examen a conduit à la conclusion que ledit élément est nécessaire à l’obtention du résultat technique auquel est destiné le produit en cause, à savoir l’assemblage de briques de jeu. En outre, ainsi qu’il ressort notamment des points 54 et 55 de la décision litigieuse, la grande chambre de recours a estimé que tous les autres éléments du signe constitué par ladite brique, à la seule exception de sa couleur, sont également fonctionnels.
74 Pour autant que le Tribunal s’est fondé sur les mêmes éléments factuels pour conclure que l’ensemble des éléments de la forme de brique Lego, à l’exception de sa couleur, sont fonctionnels, ses appréciations ne sauraient, en l’absence d’une dénaturation invoquée par la requérante, être contrôlées par la Cour dans le cadre du pourvoi.
75 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les enquêtes sur la perception de la forme du produit en cause par le public ciblé étaient dépourvues de pertinence, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qui est le cas dans l’hypothèse visée par les articles 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, où la perception du public ciblé doit impérativement être prise en compte car elle est essentielle pour déterminer si le signe déposé en vue de l’enregistrement en tant que marque permet de distinguer les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (voir, en ce sens, arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, point 62, et Koninklijke KPN Nederland, précité, point 34), une telle obligation ne saurait être imposée dans le cadre du paragraphe 1, sous e), desdits articles.
76 En effet, la perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe.
77 Par conséquent, la thèse de la requérante selon laquelle l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 doit impérativement être effectuée du point de vue du public ciblé ne saurait être accueillie.
78 Il s’ensuit qu’il convient d’écarter également la deuxième branche du moyen de pourvoi.
Sur la troisième branche, relative à l’application de critères incorrects de fonctionnalité
Argumentation des parties
79 La requérante fait valoir que l’appréciation de la fonctionnalité suppose des connaissances techniques et est donc généralement faite par des experts scientifiques. Or, une expertise de la fonctionnalité des caractéristiques d’une forme consisterait forcément à comparer ces caractéristiques avec des alternatives.
80 Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en considérant que l’existence de formes alternatives est dépourvue de pertinence et en refusant d’examiner les expertises produites devant lui par la requérante.
81 Selon Mega Brands, l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle les formes alternatives seraient pertinentes pour apprécier la fonctionnalité. Elle observe aussi que des formes alternatives peuvent être moins susceptibles de permettre de répondre à la fonction recherchée ou être plus coûteuses à fabriquer.
82 L’OHMI soutient que le Tribunal a correctement établi que, pour apprécier la fonctionnalité, la chambre de recours pouvait se fonder sur les brevets antérieurs et non sur l’existence de formes alternatives.
Appréciation de la Cour
83 Pour les raisons exposées aux points 55 à 60 du présent arrêt, l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique ne constitue pas, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, une circonstance de nature à écarter le motif de refus d’enregistrement, comme la Cour l’a d’ailleurs déjà précisé aux points 81 et 83 de l’arrêt Philips, précité, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive 89/104.
84 Dans le cadre de l’examen de la fonctionnalité d’un signe constitué par la forme d’un produit, il importe seulement d’apprécier, après que les caractéristiques essentielles dudit signe ont été identifiées, si ces caractéristiques répondent à la fonction technique du produit concerné. Cet examen doit, de toute évidence, être fait en analysant le signe déposé en vue de son enregistrement en tant que marque, et non les signes constitués d’autres formes de produit.
85 La fonctionnalité technique des caractéristiques d’une forme peut être appréciée, notamment, en tenant compte de la documentation relative aux brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée. Or, en l’espèce, la grande chambre de recours de l’OHMI et le Tribunal ont pris en compte, en ce qui concerne la brique Lego, une telle documentation.
86 Eu égard à ce qui précède, la troisième branche doit elle aussi être écartée.
87 Aucune des branches du moyen unique ne pouvant être accueillie, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
88 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Mega Brands ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Lego Juris A/S est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
2.2 C-108/97 - Windsurfing Chiemsee 2.2 C-108/97 - Windsurfing Chiemsee
Dans les affaires jointes C-108/97 et C-109/97,
ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landgericht München I (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)
et
Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97),
Franz Attenberger (C-109/97),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), par Me Stephan Gruber, avocat à Munich,
- pour Boots- und Segelzubehör Walter Huber, par Me Michael Nieder, avocat à Munich,
- pour M. Attenberger, par Me Richard Schönwerth, avocat à Munich,
- pour le gouvernement italien, par M. Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Jan Berend Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Bertrand Wägenbaur, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), de Boots- und Segelzubehör Walter Huber, de M. Attenberger et de la Commission à l'audience du 3 mars 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mai 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par deux ordonnances du 8 janvier 1997, parvenues à la Cour le 14 mars suivant, le Landgericht München I a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), des questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant la société Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (ci-après «Windsurfing Chiemsee»), d'une part, à Boots- und Segelzubehör Walter Huber (ci-après l'«entreprise Huber») et M. Attenberger, d'autre part, au sujet de l'usage que font ces derniers de la dénomination «Chiemsee» pour la vente de vêtements de sports.
La réglementation communautaire
3 L'article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», dispose:
«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»
4 L'article 3 de la directive, intitulé «Motifs de refus ou de nullité», prévoit:
«1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:
a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
...
g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
...
3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.»
5 L'article 6 de la directive, intitulé «Limitation des effets de la marque», dispose:
«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,
...
b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
...
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»
6 L'article 15, paragraphe 2, de la directive prévoit, sous le titre «Dispositions particulières concernant les marques collectives, les marques de garantie et les marques de certification»:
«Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives ou des marques de garantie ou de certification. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.»
La réglementation nationale
7 Le Markengesetz (loi sur les marques), qui est applicable depuis le 1er janvier 1995, a transposé en droit allemand la directive. Aux termes de son article 8, paragraphe 2, point 2, sont refusées à l'enregistrement les marques «qui sont composées exclusivement ... d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner ... la provenance géographique ... ou d'autres caractéristiques des marchandises».
8 Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du Markengesetz, l'article 8, paragraphe 2, point 2, ne s'applique pas «si la marque s'est implantée dans les milieux intéressés avant la date de la décision relative à l'enregistrement par suite de son usage pour les marchandises ... pour lesquelles elle a été déposée».
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
9 Le Chiemsee est, avec ses 80 km2 de superficie, le plus grand lac de Bavière. C'est un lieu prisé par les touristes où l'on pratique, notamment, la planche à voile. Dans la région qui l'environne, dénommée «Chiemgau», les activités agricoles dominent.
10 Windsurfing Chiemsee, établie sur les bords du Chiemsee, vend des vêtements et des chaussures de sport à la mode ainsi que d'autres articles de sport dessinés par une société soeur établie au même endroit mais fabriqués ailleurs. Ces articles portent la dénomination «Chiemsee». Entre 1992 et 1994, Windsurfing Chiemsee a fait enregistrer cette dénomination en Allemagne en tant que marque figurative, sous forme de différentes représentations graphiques accompagnées parfois d'éléments ou de mentions supplémentaires, telles que «Chiemsee Jeans» ou «Windsurfing - Chiemsee - Active Wear».
11 Selon les ordonnances de renvoi, il n'existe aucune marque allemande protégeant le terme «Chiemsee» en tant que tel. Les autorités allemandes compétentes en matière d'enregistrement ont jusqu'à présent considéré le terme «Chiemsee» comme une indication pouvant servir à désigner la provenance géographique et, par conséquent, comme non susceptible d'être enregistré en tant que marque. En revanche, elles ont accepté d'enregistrer en qualité de marque figurative les différentes représentations graphiques particulières du mot «Chiemsee» et les mentions supplémentaires les accompagnant.
12 L'entreprise Huber vend depuis 1995, dans une ville située sur les bords du Chiemsee, des vêtements de sport tels que des «t-shirts» et «sweat-shirts», qu'elle désigne par le terme «Chiemsee», lequel est toutefois représenté sous une forme graphique différente de celle des marques qui identifient les produits de Windsurfing Chiemsee.
13 Quant à M. Attenberger, il vend dans les environs du Chiemsee des vêtements de sport du même type, qu'il désigne également par le terme «Chiemsee», mais en employant des formes graphiques et, pour certains produits, des mentions supplémentaires différentes de celles de Windsurfing Chiemsee.
14 Dans les litiges au principal, Windsurfing Chiemsee s'oppose à l'utilisation des dénominations «Chiemsee» par l'entreprise Huber et M. Attenberger en faisant valoir que, malgré les différences entre les formes des signes graphiques caractérisant les produits en cause, il existe un risque de confusion avec sa dénomination «Chiemsee», dont elle indique qu'elle est connue du public et utilisée en tout état de cause depuis 1990.
15 Les défendeurs au principal soutiennent, en revanche, que le terme «Chiemsee», en tant qu'indication désignant la provenance géographique et qui, à ce titre, doit rester disponible, n'est pas susceptible de protection, de sorte que son utilisation sous une autre forme graphique que celle de Windsurfing Chiemsee ne saurait entraîner un risque de confusion.
16 Dans ses ordonnances de renvoi, le Landgericht München I relève que:
- si une marque consiste en une indication descriptive au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, représentée graphiquement de façon non habituelle, le caractère distinctif et la portée de la protection de cette marque ne reposent que sur les éléments graphiques particuliers à protéger. Le risque de confusion ne pourrait résulter que de la similitude de ces éléments et non pas de la concordance des parties descriptives;
- même si l'administration compétente n'a enregistré une marque qu'en raison de la forme graphique particulière d'un terme regardé, en tant que tel, comme non susceptible de protection, le juge de la contrefaçon peut considérer que le terme lui-même peut néanmoins bénéficier d'une protection et définir l'«impression d'ensemble» et le caractère distinctif de la marque litigieuse d'une manière différente de celle de l'administration d'enregistrement;
- aux fins de statuer sur les affaires au principal, il importe de déterminer si et dans quelle mesure l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive est déterminée et restreinte par un impératif de disponibilité («Freihaltebedürfnis») qui, conformément à la jurisprudence allemande, devrait être concret, actuel ou sérieux. S'il n'y a pas lieu de prendre en compte et d'apprécier un «impératif sérieux de disponibilité», le terme «Chiemsee» relève automatiquement de l'article 3, paragraphe 1, sous c), puisqu'il peut en tout état de cause servir pour désigner la provenance géographique de produits textiles. Si, en revanche, il y a lieu d'envisager un «impératif sérieux de disponibilité», il convient également de tenir compte du fait qu'il n'existe pas d'industrie textile sur les bords du Chiemsee. Les produits de la demanderesse y sont certes dessinés, mais sont fabriqués à l'étranger;
- est posée en outre, le cas échéant, la question de savoir si le terme «Chiemsee», à la suite de l'usage qui en a été fait, peut être protégé en tant que marque sans enregistrement conformément à l'article 4, point 2, du Markengesetz. Or, comme les conditions de cette disposition sont nécessairement remplies si celles de son article 8, paragraphe 3, le sont également, l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3, de la directive, qui est la base de cette dernière disposition, s'impose;
- se trouve posée dès lors la question de savoir si l'article 3, paragraphe 3, de la directive implique qu'un signe est susceptible d'être enregistré quand il a été employé en tant que marque assez longtemps et dans une mesure suffisante pour qu'une partie non négligeable des milieux intéressés le perçoive comme une marque, ou si, comme l'a suggéré le législateur allemand par l'emploi de la notion d'implantation («Verkehrsdurchsetzung») à l'article 8, paragraphe 3, du Markengesetz, les exigences strictes jusqu'ici utilisées dans la pratique allemande continuent à s'appliquer, ce qui implique notamment que le degré d'«implantation» requis varie en fonction de l'intérêt du maintien de la disponibilité de la dénomination («Freihalteinteresse»).
17 Dans ces circonstances, le Landgericht München I, estimant qu'une interprétation de la directive était nécessaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Questions portant sur l'article 3, paragraphe 1, sous c):
L'article 3, paragraphe 1, sous c), doit-il être interprété en ce sens que la possibilité d'une utilisation de la dénomination aux fins de désigner l'origine géographique est suffisante, ou faut-il que cette possibilité soit concrètement concevable (de telle sorte que d'autres entreprises similaires se servent déjà de ce terme pour désigner l'origine géographique de leurs produits de même espèce ou que, tout au moins, des éléments concrets laissent présager une telle utilisation dans un proche avenir), ou faut-il qu'il existe de surcroît un besoin d'utiliser cette dénomination pour désigner l'origine géographique des produits en cause, ou est-il en outre encore nécessaire qu'il existe un besoin spécial pour l'utilisation de cette indication de provenance, au motif, par exemple, que les produits de ladite espèce, qui sont fabriqués dans cette région, jouissent d'une certaine image?
La limitation des effets de la marque en application de l'article 6, paragraphe 1, sous b), présente-t-elle une importance pour l'interprétation large ou restrictive de l'article 3, paragraphe 1, sous c), en ce qui concerne les indications de provenance géographiques?
Les indications de provenance géographiques relevant de l'article 3, paragraphe 1, sous c), sont-elles uniquement celles se rapportant à la fabrication du produit en ce lieu, ou suffit-il que ces produits soient commercialisés audit lieu ou à partir de celui-ci, ou, dans le cas de la fabrication de produits textiles, suffit-il que ceux-ci soient dessinés dans ladite région, tout en étant ensuite fabriqués ailleurs selon la procédure du travail à façon?
2) Questions relatives à l'article 3, paragraphe 3, première phrase:
Quelles sont les exigences résultant de cette disposition pour l'`enregistrabilité' d'une dénomination descriptive au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c)?
En particulier: les exigences sont-elles identiques dans tous les cas ou diffèrent-elles en fonction du degré de l'impératif de disponibilité (`Freihaltebedürfnis') existant?
La thèse, notamment, de la jurisprudence allemande actuelle, exigeant, pour les dénominations descriptives auxquelles s'attache un impératif de disponibilité (`Freihaltebedürfnis'), l'existence et la preuve d'une implantation (`Verkehrsdurchsetzung') s'étendant à plus de 50 % des milieux intéressés, est-elle compatible avec cette disposition?
Cette disposition fixe-t-elle des exigences sur la façon dont doit être constaté le caractère distinctif acquis par voie d'usage?»
18 Par ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 1997, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.
Sur les questions relatives à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive
19 Par ces questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance dans quelles conditions l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive s'oppose à l'enregistrement d'une marque composée exclusivement d'un nom géographique. En particulier, elle demande
- si l'application de l'article 3, paragraphe 1, sous c), dépend de la présence d'un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux, et
- quel lien doit exister entre le lieu géographique et les produits pour lesquels est demandé l'enregistrement du nom géographique de ce lieu en tant que marque.
20 Windsurfing Chiemsee soutient que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive n'exclut l'enregistrement d'une indication de provenance géographique en tant que marque que lorsque cette indication désigne précisément un lieu déterminé, que plusieurs entreprises y fabriquent les produits pour lesquels la protection est demandée et que la mention du lieu est habituellement utilisée pour désigner la provenance géographique des produits concernés.
21 L'entreprise Huber et M. Attenberger prétendent que la possibilité, sérieusement envisageable, qu'une dénomination soit utilisée dans le futur aux fins de désigner une provenance géographique dans le secteur du produit concerné suffit à exclure l'enregistrement de cette dénomination en tant que marque en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive. Selon eux, cette disposition ne se référerait pas uniquement aux indications de provenance qui se rapportent à la fabrication des produits.
22 Le gouvernement italien soutient que la possibilité d'utiliser une indication géographique de provenance pour désigner des produits ayant un lien de rattachement quelconque avec un lieu déterminé doit être laissée à l'appréciation de chaque entreprise, que ce soit pour la production ou le commerce. La simple possibilité d'une utilisation de l'indication pour désigner une provenance géographique présenterait de l'importance pour la mise en oeuvre de l'article 3, paragraphe 1, sous c), et il ne semblerait pas qu'une possibilité particulièrement qualifiée soit nécessaire pour l'application de cette disposition.
23 La Commission considère qu'il y a lieu d'interpréter l'article 3, paragraphe 1, sous c), en ce sens que l'existence d'un motif de refus d'enregistrement ne dépend pas de la présence, dans un cas particulier, d'un impératif concret ou sérieux de disponibilité au profit de tiers. Dans le cas d'articles de sport à la mode, relèverait des indications de provenance géographique au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), le lieu ou la région où ces articles ont été dessinés et où est établie, le cas échéant, l'entreprise qui en a commandé la fabrication.
24 Il convient d'abord de relever que, selon l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, sont refusées à l'enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé.
25 Ce faisant, l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
26 S'agissant plus particulièrement des signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l'enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d'influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.
27 L'intérêt général qui sous-tend la disposition dont l'interprétation est sollicitée par le juge de renvoi est par ailleurs démontré par la possibilité, figurant à l'article 15, paragraphe 2, de la directive, pour les États membres de prévoir, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, sous c), que des signes ou indications susceptibles de servir à désigner la provenance géographique des produits puissent constituer des marques collectives.
28 Il convient également de relever que l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive, auquel la juridiction de renvoi se réfère dans ses questions, ne contredit pas ce qui vient d'être affirmé à propos de l'objectif de l'article 3, paragraphe 1, sous c), et, par ailleurs, n'influence pas non plus de façon déterminante l'interprétation de celui-ci. En effet, l'article 6, paragraphe 1, sous b), qui vise notamment à régler les problèmes qui se posent quand une marque composée en tout ou en partie d'un nom géographique a été enregistrée, ne confère pas aux tiers l'usage d'un tel nom en tant que marque mais se borne à assurer qu'ils peuvent l'utiliser de manière descriptive, à savoir en tant qu'indication relative à la provenance géographique, à condition que l'utilisation en soit faite conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
29 Il convient ensuite de constater que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produit concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celui-ci aux yeux des milieux intéressés, à savoir dans le commerce et chez le consommateur moyen de cette catégorie de produits dans le territoire pour lequel l'enregistrement est demandé.
30 En effet, il ressort du texte même de l'article 3, paragraphe 1, sous c), qui se réfère aux «... indications pouvant servir ... pour désigner ... la provenance géographique», que les noms géographiques susceptibles d'être utilisés par les entreprises doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu'indications de provenance géographique de la catégorie de produits concernée.
31 Dès lors, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, l'autorité compétente doit apprécier si un nom géographique pour lequel l'enregistrement en tant que marque est demandé désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s'il est raisonnable d'envisager que, dans l'avenir, un tel lien puisse être établi.
32 Pour apprécier si, dans ce dernier cas, ce nom géographique est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance de la catégorie de produits dont il s'agit, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que ces derniers ont d'un tel nom ainsi que des caractéristiques du lieu que celui-ci désigne et de la catégorie de produits concernée.
33 A cet égard, il y a lieu de relever que, en principe, l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne s'oppose pas à l'enregistrement des noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d'un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné (par exemple une montagne ou un lac), il n'est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu.
34 Toutefois, il convient également de préciser qu'il ne saurait être exclu que le nom d'un lac puisse désigner une provenance géographique au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), même pour des produits tels que ceux en cause dans les affaires au principal, à condition que ce nom puisse être compris par les milieux intéressés comme incluant les rives du lac ou la région adjacente.
35 Il découle de ce qui précède que l'application de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne dépend pas de l'existence d'un impératif de disponibilité («Freihaltebedürfnis») concret, actuel ou sérieux au sens de la jurisprudence allemande telle que décrite au point 16, troisième tiret, du présent arrêt.
36 Enfin, il importe de relever que, si l'indication de provenance géographique du produit concernée par l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive est certes, dans les cas habituels, l'indication du lieu où le produit a été fabriqué ou bien pourrait l'être, il ne peut être exclu que le lien entre la catégorie de produits et le lieu géographique dépende d'autres éléments de rattachement, par exemple le fait que le produit a été conçu et dessiné dans le lieu géographique concerné.
37 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre aux questions relatives à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive que celui-ci doit être interprété en ce sens que
- il ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux qui présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée mais s'applique également aux noms géographiques susceptibles d'être utilisés dans l'avenir par les entreprises intéressées en tant qu'indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause;
- dans les cas où le nom géographique en cause ne présente pas actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, l'autorité compétente doit apprécier s'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits;
- dans cette appréciation il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que les milieux intéressés ont du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée;
- le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans ce lieu.
Sur les questions relatives à l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive
38 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande en substance à quelles exigences doit répondre, aux fins de l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive, le caractère distinctif d'une marque acquis par voie d'usage. En particulier, elle demande si ces exigences diffèrent en fonction du degré de l'impératif de disponibilité («Freihaltebedürfnis») existant et si cette disposition fixe des exigences quant à la manière dont le caractère distinctif acquis par voie d'usage doit être constaté.
39 Windsurfing Chiemsee soutient que le degré du caractère distinctif requis en vertu de l'article 3, paragraphe 3, est le même que celui qui est exigé initialement lors de l'enregistrement de la marque et que, pour cette raison, la notion d'impératif de disponibilité est dénuée de pertinence. Selon elle, une implantation spécifique dans les milieux intéressés n'est pas nécessaire. Lors de la constatation du caractère distinctif acquis par voie d'usage, tous les moyens de preuve devraient être admis et appréciés, notamment ceux relatifs au chiffre d'affaires de la marque, aux frais publicitaires et aux comptes rendus dans la presse.
40 L'entreprise Huber prétend que l'article 3, paragraphe 3, de la directive et l'article 8, paragraphe 3, du Markengesetz constituent les «deux faces d'une même médaille»: là où la première disposition mentionne le résultat, c'est-à-dire l'acquisition du caractère distinctif, la seconde envisage la manière par laquelle ce résultat a été atteint, à savoir l'implantation de la marque dans les milieux intéressés en tant que signe distinctif du produit. La possibilité d'enregistrement d'une dénomination descriptive dépendrait du cas d'espèce et notamment du degré de l'impératif de disponibilité existant. L'exigence, en ce qui concerne les dénominations descriptives, d'une implantation s'étendant à plus de 50 % des milieux intéressés serait compatible avec l'article 3, paragraphe 3, de la directive. Elle estime, en outre, que la méthode de constatation de l'implantation de la marque relève du droit national.
41 M. Attenberger considère que les exigences relatives au caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive sont différentes de celles figurant à l'article 3, paragraphe 1, sous b), et que la notion de caractère distinctif a la même signification que celle d'«implantation» au sens de l'article 8, paragraphe 3, du Markengesetz. Selon lui, une marque descriptive a acquis un caractère distinctif par voie d'usage lorsque au moins 50 % des milieux intéressés dans l'ensemble de l'État membre considéré reconnaissent le signe utilisé en tant que signe commercial identificatoire. Le degré d'implantation requis dépendrait de l'importance de l'impératif de disponibilité existant. Il appartiendrait à la juridiction saisie de décider, dans le cadre des dispositions du droit national de la procédure, de la méthode par laquelle doit être constaté un caractère distinctif acquis par voie d'usage.
42 Le gouvernement italien soutient que, à supposer qu'une marque contenant une dénomination géographique ait acquis, par voie d'usage, un caractère distinctif univoque indépendamment de sa représentation graphique, il n'y aurait alors aucune raison de refuser la protection la plus large au titulaire de ladite marque, fût-ce au détriment de la liberté des tiers; une telle appréciation, qui requiert la prudence en l'absence d'indications précises dans la directive, devrait être laissée au juge national.
43 La Commission considère qu'une marque a acquis, en raison de son usage, un caractère distinctif conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive si, avant la demande d'enregistrement, le consommateur regardait l'indication en question comme une marque, l'impératif de disponibilité important peu à cet égard. Elle fait valoir, en outre, que la constatation du caractère distinctif exige un examen portant sur des cas particuliers, sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve d'une implantation s'étendant à plus de 50 % des milieux intéressés. Selon elle, il convient de tenir compte non seulement des sondages d'opinion, mais également, par exemple, des déclarations de chambres de commerce et d'industrie, d'associations professionnelles ou d'experts.
44 Il convient, en premier lieu, de rappeler que l'article 3, paragraphe 3, de la directive prévoit qu'un signe peut acquérir, par l'usage qui en est fait, un caractère distinctif qu'il n'avait pas initialement et peut donc être enregistré en tant que marque. C'est donc par son usage que le signe acquiert le caractère distinctif qui est la condition de son enregistrement.
45 La disposition apporte donc une atténuation importante à la règle prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) et d), selon laquelle sont refusées à l'enregistrement respectivement les marques dépourvues de caractère distinctif, les marques descriptives et les marques exclusivement composées d'indications devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
46 Il convient, en second lieu, de relever que le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait signifie, tout comme le caractère distinctif qui, selon l'article 3, paragraphe 1, sous b), constitue une des conditions générales exigées pour l'enregistrement d'une marque, que celle-ci est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises.
47 Il en découle qu'une dénomination géographique peut être enregistrée en tant que marque si, après l'usage qui en a été fait, elle est devenue apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises. En effet, dans un tel cas, la dénomination géographique a acquis une nouvelle portée et sa signification, qui n'est plus seulement descriptive, justifie son enregistrement en tant que marque.
48 C'est donc à juste titre que Windsurfing Chiemsee et la Commission relèvent que l'article 3, paragraphe 3, n'autorise pas une différenciation du caractère distinctif selon l'intérêt perçu à maintenir le nom géographique disponible pour l'usage d'autres entreprises.
49 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises.
50 A cet égard, il convient de prendre en compte notamment le caractère spécifique du nom géographique en cause. En effet, dans le cas d'un nom géographique très connu, il n'est susceptible d'acquérir un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive que s'il existe un usage prolongé et intensif de la marque par l'entreprise qui en demande l'enregistrement. A plus forte raison, s'agissant d'un nom déjà connu en tant qu'indication de provenance géographique d'une certaine catégorie de produits, faut-il que soit établi, par l'entreprise qui sollicite son enregistrement pour un produit de même catégorie, un usage de la marque dont la durée et l'intensité soient particulièrement notoires.
51 Pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles.
52 Si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement de la marque est remplie. Toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme satisfaite, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés.
53 Pour ce qui concerne la question relative à la méthode permettant d'évaluer le caractère distinctif de la marque dont l'enregistrement est demandé, il y a lieu de préciser que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, si elle éprouve des difficultés particulières à ce sujet, l'autorité compétente puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion destiné à éclairer son jugement (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, point 37).
54 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions relatives à l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive que celui-ci doit être interprété en ce sens que
- le caractère distinctif de la marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que la marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises;
- il ne permet pas que la notion de caractère distinctif diffère selon l'intérêt perçu à maintenir le nom géographique disponible pour l'usage d'autres entreprises;
- pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises;
- si l'autorité compétente estime qu'une fraction significative des milieux intéressés identifie grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée pour l'enregistrement de la marque est remplie;
- le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, si elle éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère distinctif de la marque dont l'enregistrement est demandé, l'autorité compétente puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion destiné à éclairer son jugement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
55 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Landgericht München I, par ordonnances du 8 janvier 1997, dit pour droit:
1) L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que
- il ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux qui présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée mais s'applique également aux noms géographiques susceptibles d'être utilisés dans l'avenir par les entreprises intéressées en tant qu'indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause;
- dans les cas où le nom géographique en cause ne présente pas actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, l'autorité compétente doit apprécier s'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits;
- dans cette appréciation il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que les milieux intéressés ont du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée;
- le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans ce lieu.
2) L'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que
- le caractère distinctif de la marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que la marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises;
- il ne permet pas que la notion de caractère distinctif diffère selon l'intérêt perçu à maintenir le nom géographique disponible pour l'usage d'autres entreprises;
- pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises;
- si l'autorité compétente estime qu'une fraction significative des milieux intéressés identifie grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée pour l'enregistrement de la marque est remplie;
- le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, si elle éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère distinctif de la marque dont l'enregistrement est demandé, l'autorité compétente puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion destiné à éclairer son jugement.
2.3 C-240/18 P - Constantin Film Produktion / EUIPO 2.3 C-240/18 P - Constantin Film Produktion / EUIPO
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
27 février 2020 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous f) – Motif absolu de refus – Marque contraire aux bonnes mœurs – Signe verbal “Fack Ju Göhte” – Rejet de la demande d’enregistrement »
Dans l’affaire C‑240/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 avril 2018,
Constantin Film Produktion GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes E. Saarmann et P. Baronikians, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 février 2019,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juillet 2019,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Constantin Film Produktion GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 janvier 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T‑69/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:27), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er décembre 2016 (affaire R 2205/2015‑5, ci-après la « décision litigieuse »), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal « Fack Ju Göhte » comme marque de l’Union européenne.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. Le règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 21 avril 2015, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009.
3 L’article 7 du règlement n° 207/2009, intitulé « Motifs absolus de refus », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Sont refusés à l’enregistrement :
[...]
f) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
[...]
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union européenne].
3. Le paragraphe 1, points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. »
4 L’article 75 du règlement n° 207/2009, intitulé « Motivation des décisions », énonce:
« Les décisions de l’Office sont motivées. [...] »
5 L’article 76 du règlement n° 207/2009, intitulé « Examen d’office des faits », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. »
6 Le considérant 21 du règlement 2015/2424 énonce :
« (21) [...] En outre, le présent règlement devrait être appliqué de façon à garantir le plein respect des libertés et droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression. »
7 Le considérant 21 du règlement 2017/1001 reprend, à l’identique, les termes du considérant 21 du règlement 2015/2424 énoncés au point précédent.
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
8 Le 21 avril 2015, la requérante, Constantin Film Produktion, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.
9 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal « Fack Ju Göhte », qui est, par ailleurs, le titre d’une comédie cinématographique allemande, produite par la requérante, ayant été l’un des plus grands succès cinématographiques de l’année 2013 en Allemagne. Deux suites à cette comédie cinématographique ont été produites par la requérante, lesquelles sont sorties en salle sous les titres « Fack Ju Göhte 2 » et « Fack Ju Göhte 3 » respectivement en 2015 et en 2017.
10 Les produits et les services pour lesquels ledit enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;
– classe 9 : « Supports de données enregistrées en tous genres ; publications électroniques (téléchargeables), à savoir données audio, vidéo, textes, images et graphiques au format numérique ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; [...] » ;
– classe 14 : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; [...] » ;
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; articles de bureau [...] » ;
– classe 18 : « Malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; bagages ; [...] » ;
– classe 21 : « Verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes ; chandeliers » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour sapins de Noël » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; glaces alimentaires ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; [...] » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; [...] » ;
– classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;
– classe 38 : « Services de télécommunication ; mise à disposition de salons de discussion et de forums sur l’internet, transmission de données via l’internet [...] » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement, en particulier divertissements télévisés et cinématographiques, montage de programmes radiophoniques et de télévision, production radiophonique, télévisuelle et cinématographique, location de films cinématographiques, présentations de films dans des cinémas ; activités sportives et culturelles ».
11 Par décision du 25 septembre 2015, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, pour les produits et les services visés au point précédent.
12 Le 5 novembre 2015, la requérante a formé un recours devant l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
13 Par la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
15 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces deux moyens et, partant, le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
17 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué, et
– de condamner l’EUIPO aux dépens.
18 L’EUIPO demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
19 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation du principe de l’égalité de traitement et, le troisième, de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration.
20 Il y a lieu d’examiner, en premier lieu, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
Argumentation des parties
21 Par son premier moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis, dans le cadre de son examen du point de savoir si la marque demandée porte atteinte aux bonnes mœurs, plusieurs erreurs dans l’interprétation et l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009. Ce moyen s’articule en quatre branches.
22 En premier lieu, la requérante affirme que le Tribunal a méconnu le principe de l’examen individuel en ce qu’il n’aurait pas examiné la marque demandée, à savoir Fack Ju Göhte, mais le signe « Fuck you, Goethe ».
23 En outre, la requérante fait valoir que les expressions « Fuck » et « Fuck you » ont perdu de leur vulgarité à la suite des évolutions du langage dans la société. Il n’y aurait pas de refus général d’enregistrer en tant que marques des expressions comprenant ces termes, comme en attesterait l’enregistrement de signes tels que « Fucking Hell » et « MACAFUCKER » en tant que marques de l’Union européenne.
24 En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal a fait une application trop extensive du motif absolu de refus, relatif aux bonnes mœurs, visé à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, en appliquant les appréciations concernant les termes « Fuck » et « Fuck you » à la marque demandée dans sa globalité et en considérant que le signe verbal « Fack Ju Göhte » est empreint d’une vulgarité intrinsèque que l’élément « Göhte » n’est pas susceptible d’atténuer.
25 La requérante considère, notamment, que le Tribunal n’a pas fait preuve de la prudence et de la sensibilité requises dans l’application de ce motif de refus qui, tout en concernant des valeurs subjectives, devrait être appliqué de manière restrictive et aussi objectivement que possible afin d’éviter le risque que des signes soient exclus de l’enregistrement au seul motif qu’ils ne correspondent pas au goût personnel de celui qui effectue l’examen. Ainsi, le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que l’impression globale de la marque demandée revêt, compte tenu de la transcription phonétique en langue allemande de l’expression « Fuck You » combinée à l’élément « Göhte » compris comme désignant des matières scolaires impopulaires, un caractère anodin, enfantin et ludique, exprimant la frustration scolaire.
26 En troisième lieu, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’il n’est pas établi que le public germanophone pertinent ne serait pas choqué par la marque demandée en rapport avec les produits et les services revendiqués. À cet égard, elle fait valoir que le Tribunal a fait une application erronée des règles relatives à la charge de la preuve. En outre, le Tribunal aurait méconnu le fait que la perception de la marque demandée par le public pertinent ne pourrait pas être déterminée de manière abstraite et détachée de toute base empirique, sur le seul fondement de valeurs subjectives, mais devrait être évaluée en tenant compte des éléments fournissant des indices relatifs à la perception réelle par ce public. Or, notamment le grand succès du film éponyme ainsi que l’utilisation de ce film par l’Institut Goethe (Allemagne) à des fins pédagogiques démontreraient que le grand public germanophone, qui est le public pertinent en l’espèce, comprend le caractère humoristique de la marque demandée et ne la considère aucunement comme choquante ou vulgaire.
27 En quatrième lieu, en raison de ses appréciations erronées, le Tribunal aurait commis une erreur de droit lors de la mise en balance, d’une part, de l’intérêt de la requérante à l’enregistrement de la marque demandée et, d’autre part, de l’intérêt du public à ne pas être confronté à des marques qui sont contraires aux bonnes mœurs, et donc à des marques qui sont dérangeantes, grossières, insultantes ou même menaçantes.
28 L’EUIPO soutient que le premier moyen doit être rejeté.
29 Premièrement, l’EUIPO estime que l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait examiné le signe « Fuck you, Goethe » et non pas la marque demandée, à savoir Fack Ju Göhte, repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Les points 17, 18 et 20 de cet arrêt devraient être lus au regard de la prémisse exposée au point 16 dudit arrêt, selon laquelle le consommateur « perçoit normalement une marque comme un tout », ce qui ne l’empêche pas d’identifier des « éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît ».
30 Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel les expressions « Fuck » et « Fuck you » auraient perdu leur signification sexuelle initiale, de sorte qu’elles ne seraient plus perçues comme vulgaires et choquantes, serait irrecevable dès lors qu’il concernerait une constatation de fait. En tout état de cause, cet argument ne serait pas fondé dès lors que le Tribunal aurait constaté la vulgarité inhérente de l’expression « Fuck you » également dans l’hypothèse où cette expression n’est, en raison de l’évolution du langage, plus comprise dans sa connotation sexuelle.
31 Troisièmement, l’EUIPO fait valoir que le Tribunal a, au point 18 de l’arrêt attaqué, explicitement tenu compte du changement de sens de l’expression « Fuck you », en expliquant qu’elle peut également être utilisée pour exprimer la colère, la défiance ou le mépris à l’égard d’une personne.
32 Quatrièmement, l’EUIPO considère comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait retenu une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, en constatant que le grand succès du film Fack Ju Göhte ne signifie pas que le public pertinent ne serait pas choqué par la marque demandée. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal n’aurait pas appliqué un critère purement subjectif lors de l’examen des bonnes mœurs, mais aurait explicitement analysé, aux points 28 à 30 de l’arrêt attaqué, la possibilité que la marque demandée ne soit pas vulgaire, mais qu’elle puisse être comprise comme une « blague ».
33 L’EUIPO fait valoir, dans ce contexte, que l’objectif du droit d’exclusivité accordé par une marque serait d’assurer la concurrence non faussée et non pas la liberté d’expression, alors que le titre d’un film servirait à distinguer une œuvre artistique d’une autre et à désigner son contenu tout en exprimant la liberté d’expression et la liberté artistique. Le consommateur moyen serait conscient de cette différence et ne percevrait donc pas nécessairement les marques et les titres de films de la même manière. Partant, même pour les consommateurs qui connaîtraient le film en cause, il ne serait pas possible de présumer que la marque demandée est perçue comme une « blague ». En outre, les consommateurs pertinents en l’espèce seraient nettement plus nombreux que ceux qui connaissent le film en cause et qui sont familiarisés avec « l’argot des jeunes ».
34 Cinquièmement, l’EUIPO soutient que le Tribunal a correctement conclu que, si la marque demandée est constituée d’un terme qui est perçu par le public pertinent comme intrinsèquement vulgaire et donc comme choquant, il s’agit d’une « marque manifestement obscène » et contraire aux « bonnes mœurs ».
35 Sixièmement, l’EUIPO estime que c’est à tort que la requérante reproche au Tribunal d’avoir effectué un renversement illicite de la charge de la preuve au point 30 de l’arrêt attaqué en considérant qu’il ne serait pas établi que le public pertinent reconnaisse dans la marque demandée le titre du film en cause et donc une « blague ». Ce constat devrait être lu dans son contexte. S’il était vrai que, en vertu de l’article 75, paragraphe 1, et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, les motifs absolus de refus devraient être examinés d’office par l’EUIPO et que leur existence devrait être motivée de manière cohérente, il n’en resterait pas moins que, lorsque l’EUIPO ou le Tribunal, auquel s’appliqueraient ces mêmes exigences légales lorsque ce dernier rejette un recours dirigé contre le rejet d’une demande de marque par l’EUIPO, confrontent le demandeur à des faits notoires ou à une appréciation fondée sur l’inaptitude de la marque demandée à être enregistrée, il incomberait au demandeur de les réfuter par des informations concrètes et fondées. Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal respecterait lesdites exigences légales.
36 Enfin, septièmement, l’EUIPO considère que l’argument de la requérante, selon lequel le Tribunal n’aurait pas effectué une juste mise en balance des intérêts du demandeur et du public, n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
37 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont refusées à l’enregistrement. En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
38 Ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 24 de l’arrêt attaqué, sans être contredit par la requérante, l’EUIPO a refusé, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, l’enregistrement du signe verbal « Fack Ju Göhte » non pas en raison d’une éventuelle contrariété de ce signe à l’ordre public, mais au seul motif que celui-ci serait contraire aux bonnes mœurs. Ce n’est donc qu’au regard de ce dernier motif absolu de refus qu’il convient d’examiner le premier moyen du pourvoi.
39 S’agissant dudit motif de refus, il convient de relever que la notion de « bonnes mœurs » n’étant pas définie par le règlement n° 207/2009, elle doit être interprétée en tenant compte de son sens habituel ainsi que du contexte dans lequel elle est généralement utilisée. Or, comme l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 77 de ses conclusions, cette notion se réfère, dans son sens habituel, aux valeurs et aux normes morales fondamentales auxquelles une société adhère à un moment donné. Ces valeurs et ces normes, qui sont susceptibles d’évoluer au fil du temps et de varier dans l’espace, doivent être déterminées en fonction du consensus social prévalant dans cette société au moment de l’évaluation. Aux fins de cette détermination, il doit être tenu dûment compte du contexte social, y compris, le cas échéant, des diversités culturelles, religieuses ou philosophiques qui le caractérisent, afin d’évaluer, de manière objective, ce que ladite société considère à ce moment comme moralement acceptable.
40 Par ailleurs, dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, l’examen du point de savoir si un signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, est contraire aux bonnes mœurs nécessite une analyse de l’ensemble des éléments propres à l’espèce afin de déterminer la manière dont le public pertinent percevrait un tel signe en cas d’utilisation de celui-ci en tant que marque pour les biens ou les services revendiqués.
41 À cet égard, pour relever du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il n’est pas suffisant que le signe concerné soit considéré comme étant de mauvais goût. Celui-ci doit, au moment de l’examen, être perçu par le public pertinent comme allant à l’encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société telles qu’elles existent à ce moment.
42 Afin d’établir si tel est le cas, il y a lieu de se fonder sur la perception d’une personne raisonnable ayant des seuils de sensibilité et de tolérance moyens, en tenant compte du contexte dans lequel la marque est susceptible d’être rencontrée ainsi que, le cas échéant, des circonstances particulières propres à la partie de l’Union concernée. À cet effet, sont pertinents des éléments tels que les textes législatifs et les pratiques administratives, l’opinion publique et, le cas échéant, la manière dont le public pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires, ainsi que tout autre élément susceptible de permettre d’évaluer la perception de ce public.
43 L’examen qui est ainsi à effectuer ne saurait se limiter à une appréciation abstraite de la marque demandée, voire de certaines composantes de celle-ci, mais il doit être établi, en particulier lorsque le demandeur a invoqué des éléments qui sont susceptibles de mettre en doute le fait que cette marque est perçue par le public pertinent comme contraire aux bonnes mœurs, que l’utilisation de ladite marque dans le contexte social concret et actuel serait effectivement perçue par ce public comme allant à l’encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société.
44 C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner le bien-fondé du premier moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
45 En l’occurrence, il n’est pas contesté, ainsi que l’a constaté le Tribunal aux points 14 et 17 de l’arrêt attaqué en confirmant à cet égard l’appréciation de la chambre de recours, que le public pertinent est composé du grand public germanophone de l’Union, à savoir notamment celui d’Allemagne et d’Autriche.
46 S’agissant de la perception de la marque demandée par ce public, le Tribunal a relevé, au point 18 de l’arrêt attaqué, que ledit public assimilera cette marque à l’expression anglaise « Fuck you » assortie du patronyme Goethe, le tout rédigé avec une orthographe différente résultant d’une retranscription phonétique en langue allemande de ces termes. Si, dans son sens premier, l’expression anglaise « Fuck you » possédait une connotation sexuelle et était empreinte de vulgarité, elle serait également utilisée dans un contexte différent pour exprimer de la colère, de la défiance ou du mépris à l’égard d’une personne. Toutefois, même dans une telle hypothèse, cette expression n’en demeurerait pas moins empreinte d’une vulgarité intrinsèque et l’ajout de l’élément « Göhte » à la fin du signe en cause, s’il permettait d’identifier à qui sont « adressés » les termes composant le début dudit signe, ne serait pas susceptible d’en atténuer la vulgarité.
47 Au point 19 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que, contrairement à ce qu’a suggéré la requérante, la circonstance que le film Fack Ju Göhte ait été vu par plusieurs millions de personnes lors de sa sortie cinématographique ne signifie pas que le public pertinent ne serait pas choqué par la marque demandée.
48 Il en a conclu au point 20 de l’arrêt attaqué que, dans ces conditions, il y avait lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que l’expression anglaise « Fuck you » et, partant, la marque demandée dans son ensemble étaient intrinsèquement vulgaires et qu’elles étaient susceptibles de choquer le public pertinent. Dès lors, ce serait à bon droit qu’elle en a déduit que la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009.
49 À cet égard, il y a lieu de constater que l’examen effectué par le Tribunal ne satisfait pas aux standards que commande l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, exposés aux points 39 à 43 du présent arrêt.
50 En effet, compte tenu du contexte social et des éléments invoqués à cet égard par la requérante, et en particulier du fait que le signe verbal « Fack Ju Göhte » correspond, ainsi que le Tribunal l’a relevé aux points 2 et 19 de l’arrêt attaqué, au titre d’une comédie cinématographique allemande, produite par la requérante, ayant été l’un des plus grands succès cinématographiques de l’année 2013 en Allemagne et ayant été vue par plusieurs millions de personnes lors de sa sortie en salle, le Tribunal, afin d’établir à suffisance de droit que la marque demandée est perçue par le grand public germanophone comme contraire aux bonnes mœurs, ne pouvait pas se borner à une appréciation abstraite de cette marque et de l’expression anglaise à laquelle la première partie de celle-ci est assimilée par ce public.
51 Ainsi, la circonstance que c’est cette marque elle-même qu’il convient d’examiner ne signifie pas que, lors de cet examen, il pourrait être fait abstraction d’éléments de contexte, susceptibles d’éclairer la manière dont le public pertinent perçoit ladite marque.
52 Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 94 de ses conclusions, figurent parmi de tels éléments le grand succès de ladite comédie éponyme auprès du grand public germanophone et la circonstance que son titre ne semble pas avoir suscité de controverses, ainsi que le fait que l’accès du jeune public à celle-ci avait été autorisé et que l’Institut Goethe, qui est l’institut culturel de la République fédérale d’Allemagne actif au niveau mondial dont l’une des missions est de promouvoir la connaissance de la langue allemande, s’en sert à des fins pédagogiques.
53 Dans la mesure où ces éléments sont, a priori, susceptibles de constituer un indice que, nonobstant l’assimilation de la première partie de la marque demandée à l’expression anglaise « Fuck you », le grand public germanophone ne perçoit pas le signe verbal « Fack Ju Göhte » comme moralement inacceptable, le Tribunal, pour conclure à l’incompatibilité de ce signe avec les bonnes mœurs, ne pouvait pas se fonder uniquement sur le caractère intrinsèquement vulgaire de cette expression anglaise, sans examiner lesdits éléments et sans exposer de manière concluante les raisons pour lesquelles il estime, malgré ceux-ci, que le grand public germanophone perçoit ledit signe comme allant à l’encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société lorsque celui-ci est utilisé en tant que marque.
54 Ne suffisent notamment pas à ces exigences d’examen et de motivation de simples affirmations, telles que celle figurant au point 19 de l’arrêt attaqué, reproduite au point 47 du présent arrêt, ou celle figurant au point 30 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il ne serait pas établi que, à l’occasion des activités lors desquelles le public pertinent est susceptible d’être confronté à la marque demandée, ce public reconnaisse dans cette marque le titre d’un film à succès et perçoive ladite marque comme une « blague ».
55 S’agissant en particulier de cette dernière affirmation, il importe de relever, d’une part, que le Tribunal était tenu, dans l’arrêt attaqué, de s’assurer que l’EUIPO n’avait pas méconnu l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 qui, dans le cadre d’une procédure concernant des motifs absolus de refus, impose à ce dernier de procéder à un examen d’office des faits et d’établir à suffisance de droit la présence de tels motifs. D’autre part, la nécessité d’examiner des éléments de contexte tels que ceux figurant au point 52 du présent arrêt aux fins de l’évaluation concrète de la manière dont le public pertinent perçoit la marque demandée n’est nullement soumise à la condition qu’il soit établi que ce public reconnaisse en cette marque le titre de la comédie éponyme ou qu’il perçoive ladite marque comme une « blague », l’absence de ces deux circonstances ne permettant d’ailleurs pas d’établir un outrage aux bonnes mœurs.
56 Enfin, il convient encore d’ajouter que, contrairement à ce que constate le Tribunal au point 29 de l’arrêt attaqué, aux termes duquel « il existe, dans le domaine de l’art, de la culture et de la littérature, un souci constant de préserver la liberté d’expression qui n’existe pas dans le domaine des marques », la liberté d’expression, consacrée à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit, ainsi que l’a reconnu l’EUIPO lors de l’audience et comme l’a exposé M. l’avocat général aux points 47 à 57 de ses conclusions, être prise en compte lors de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009. Une telle conclusion est d’ailleurs corroborée tant par le considérant 21 du règlement 2015/2424, qui a modifié le règlement no 207/2009, que par le considérant 21 du règlement 2017/1001, lesquels soulignent expressément la nécessité d’appliquer ces règlements de façon à garantir le plein respect des libertés et des droits fondamentaux, en particulier de la liberté d’expression.
57 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’interprétation et l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, auxquelles le Tribunal s’est livré dans l’arrêt attaqué, sont entachées d’erreurs de droit, qui suffisent à elles seules à accueillir le premier moyen du pourvoi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments invoqués par la requérante au soutien de ce moyen.
58 En conséquence, l’arrêt attaqué doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deuxième et troisième moyens du pourvoi.
Sur le recours devant le Tribunal
59 En vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
60 Tel est le cas en l’espèce.
61 Par son premier moyen, la requérante a fait valoir, devant le Tribunal, que la décision litigieuse enfreint l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009.
62 Or, il convient de constater que cette décision, et notamment l’examen effectué aux points 21 à 41 de celle-ci, portant sur la perception de la marque demandée par le public pertinent, présente, en grande partie, les mêmes erreurs que celles entachant l’arrêt attaqué.
63 Ainsi, après avoir constaté en substance, aux points 21 à 23 de la décision litigieuse, que le public pertinent reconnaît dans la première partie de la marque demandée l’expression anglaise « Fuck you », la chambre de recours a relevé, aux points 24 à 28 de cette décision, que cette expression est vulgaire et choquante. Elle a par la suite considéré, aux points 29 à 33 de ladite décision que l’ajout de l’élément « Göhte » n’est pas en mesure de modifier de façon substantielle la perception de l’insulte « Fack ju », en se fondant sur une appréciation largement abstraite de l’expression anglaise « Fuck you » et sans tenir compte des éléments de contexte mentionnés au point 52 du présent arrêt.
64 S’agissant de ces éléments, la chambre de recours a concédé, au point 36 de la décision litigieuse, qu’il peut être indubitablement déduit des documents produits par la requérante que la comédie Fack ju Göhte, vue par près de 7,4 millions de spectateurs en Allemagne, et la comédie Fack ju Göhte 2 comptent parmi les plus grands succès du cinéma allemand en termes de nombre de spectateurs et ont également connu un grand succès en Autriche. La chambre de recours a constaté qu’il peut donc être présumé que le public général germanophone pertinent a, à tout le moins, déjà entendu parler de ces comédies. La chambre de recours a toutefois estimé, au point 37 de cette décision, qu’il ne serait pas possible de déduire du large succès de ces comédies auprès du public pertinent que ce dernier ne soit pas choqué par leur titre, dès lors que celui-ci ne serait pas descriptif du contenu desdites comédies et que Goethe n’y joue notamment aucun rôle. Au contraire, l’utilisation de l’insulte « Fack ju » en tant que titre de film ne dirait rien de son acceptation sociale.
65 Cependant, d’une part, il n’est nullement nécessaire que le titre d’un film soit descriptif du contenu de celui-ci afin de constituer un élément de contexte pertinent pour évaluer le point de savoir si le public pertinent perçoit ce titre et un signe verbal éponyme comme contraires aux bonnes mœurs.
66 D’autre part, si, certes, le succès d’un film ne prouve pas automatiquement l’acceptation sociale de son titre et d’un signe verbal éponyme, il n’en reste pas moins qu’il s’agit à tout le moins d’un indice d’une telle acceptation qu’il convient d’évaluer à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce afin d’établir de manière concrète la perception de ce signe en cas d’utilisation de celui-ci en tant que marque.
67 À cet égard, il importe de relever que, en l’occurrence, non seulement les comédies Fack ju Göhte et Fack ju Göhte 2, qui ont d’ailleurs eu une suite en 2017, ont connu, précisément auprès du public pertinent, un succès tel que la chambre de recours a même constaté qu’il peut être présumé que les consommateurs formant ce public ont à tout le moins déjà entendu parler de ces comédies, mais, de plus et malgré la grande visibilité accompagnant un tel succès, le titre de celles-ci n’apparaît pas avoir provoqué de controverse au sein de ce public. Par ailleurs, l’accès du jeune public auxdites comédies, qui se déroulent dans le milieu scolaire, avait été autorisé avec ce titre et celles-ci ont reçu, ainsi qu’il ressort du point 39 de la décision litigieuse, des fonds de diverses organisations et ont été utilisées par l’Institut Goethe à des fins pédagogiques.
68 Il y a ainsi lieu de constater que l’ensemble de ces éléments de contexte indiquent de manière concordante que, malgré l’assimilation des termes « Fack ju » à l’expression anglaise « Fuck you », le titre desdites comédies n’a pas été perçu comme moralement inacceptable par le grand public germanophone. Il convient aussi d’observer à cet égard que la perception de cette expression anglaise par le public germanophone n’est, même si celle-ci est notoirement connue auprès de ce public et ce dernier en connaît la signification, pas nécessairement la même que la perception par le public anglophone, la susceptibilité dans la langue maternelle étant potentiellement plus importante que dans une langue étrangère. Pour cette même raison, le public germanophone ne perçoit pas non plus forcément ladite expression anglaise de la même manière qu’il percevrait la traduction allemande de celle-ci. En outre, le titre des comédies en cause et, ainsi, la marque demandée consistent non pas en cette expression anglaise en tant que telle, mais dans sa retranscription phonétique en langue allemande, accompagnée de l’élément « Göhte ».
69 Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’aucun élément concret n’a été avancé afin d’expliquer de manière plausible pourquoi le grand public germanophone percevra le signe verbal « Fack Ju Göhte » comme allant à l’encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société lorsque celui-ci est utilisé en tant que marque, bien que ce même public n’apparaît pas avoir considéré comme contraire aux bonnes mœurs le titre des comédies éponymes, il y a lieu de constater que l’EUIPO n’a pas démontré à suffisance de droit que l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée.
70 Il convient encore d’ajouter que, contrairement à ce que suggère la chambre de recours au point 38 de la décision litigieuse, le caractère pertinent du succès des comédies éponymes, en tant qu’élément de contexte, n’est nullement infirmé par le fait que le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 ne saurait être surmonté par la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, de la marque demandée. En effet, le succès des comédies éponymes auprès du public pertinent et, notamment, l’absence de controverses en ce qui concerne leur titre doivent être pris en compte en vue de déterminer si le public pertinent perçoit la marque demandée comme contraire aux bonnes mœurs et donc d’établir si ce motif absolu de refus s’oppose à son enregistrement, et non pas en vue d’écarter ledit motif après que son applicabilité au cas d’espèce a été établie.
71 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours s’est livrée en l’espèce à une interprétation et à une application erronées de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision litigieuse.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
73 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74 La requérante ayant conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens, et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑69/17 qu’à celle de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 janvier 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T‑69/17, non publié, EU:T:2018:27), est annulé.
2) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle du 1er décembre 2016 (affaire R 2205/2015‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal « Fack Ju Göhte » comme marque de l’Union européenne, est annulée.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Constantin Film Produktion GmbH, relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑69/17 qu’à celle de pourvoi.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
2.4 C-251/95 - SABEL v Puma, Rudolf Dassler Sport 2.4 C-251/95 - SABEL v Puma, Rudolf Dassler Sport
ARRÊT DE LA COUR
11 novembre 1997(1)
Dans l'affaire C-251/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesgerichtshof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
SABEL BV
et
Puma AG, Rudolf Dassler Sport,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
pour Puma AG, Rudolf Dassler Sport, par M. W. Hufnagel, Patentanwalt,
pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. P. Martinet, secrétaire à la même direction, en qualité d'agents,
pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. M. Silverleaf, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Grunwald, conseiller juridique, et B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de SABEL BV, représentée par Me R. E. P. de Ranitz, avocat à La Haye, du gouvernement belge, représenté par Me A. Braun, avocat au barreau de Bruxelles, du gouvernement français, représenté par M. P. Martinet, du gouvernement luxembourgeois, représenté par Me N. Decker, avocat au barreau de Luxembourg, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme L. Nicoll, assistée de M. M. Silverleaf, et de la Commission, représentée par M. J. Grunwald, à l'audience du 28 janvier 1997, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1997, rend le présent
Arrêt
1. Par ordonnance du 29 juin 1995, parvenue à la Cour le 20 juillet suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).
2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société néerlandaise SABEL BV (ci-après «SABEL») à la société allemande Puma AG, Rudolf Dassler Sport (ci-après «Puma»), au sujet d'une demande d'enregistrement en Allemagne de la marque IR 540 894 représentée ci-après,
pour des produits relevant notamment des classes 18) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, sacs et sacs à main ainsi que 25) Vêtements, y compris collants, chaussettes et bas, ceintures, écharpes, cravates et bretelles; chaussures; chapellerie.
3. Puma a fait opposition à l'encontre de l'enregistrement de cette marque, au motif, notamment, qu'elle était titulaire de la marque figurative suivante, Figure Image file PUMA_2.WPG with height " and width " prioritaire en raison de son antériorité et enregistrée en Allemagne (sous le n° 1 106 066), entre autres pour le cuir et les imitations du cuir, les produits en ces matières (sacs), ainsi que pour les vêtements.
4. Le Deutsches Patentamt (Office des brevets allemand) a estimé qu'aucune concordance n'existait entre lesdites marques au sens du droit des marques en sorte qu'il a rejeté l'opposition. Puma a donc formé un recours devant le Bundespatentgericht, qui a fait droit en partie à sa demande en jugeant qu'il y avait concordance entre les marques en ce qui concerne les produits de SABEL relevant des classes 18 et 25, qu'il a considérés comme identiques ou similaires aux produits relevant de la liste des articles couverts par la marque de Puma. SABEL a dès lors formé un pourvoi en «Revision» devant le Bundesgerichtshof contre ce rejet de sa demande.
5. Le Bundesgerichtshof a provisoirement considéré que, en application des principes jusqu'ici appliqués en droit allemand pour apprécier le risque de confusion, un tel risque n'existe pas, au regard du droit des marques, entre les deux marques concernées.
6. Les éléments d'appréciation qu'il a appliqués pour parvenir à cette conclusion provisoire sont en substance les suivants: Il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les signes en cause pour apprécier le risque de confusion. Il n'est pas permis d'extraire un élément de la dénomination d'ensemble et de limiter l'examen du risque de confusion à ce seul élément. Toutefois, il peut être reconnu à un élément individuel un caractère distinctif particulier caractéristique du signe dans son ensemble et, par conséquent, en cas de concordance du signe tiers avec l'ensemble du signe ainsi caractérisé, admettre l'existence d'un risque de confusion. Cependant, même dans un tel cas, il s'agit de comparer les deux signes dans leur globalité, et pas seulement dans leurs différents éléments (caractéristiques). Un signe peut avoir un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce au crédit dont la marque jouit auprès du public. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif du signe s'avère important. Toutefois, dans le cas d'espèce, aucun argument n'ayant été développé à cet égard, on peut tout au plus partir d'un caractère distinctif normal de la marque antérieure lors du contrôle de la similitude entre les deux marques en présence. L'appréciation visant à déterminer si un élément jouit d'une importance caractérisant le signe dans son ensemble est essentiellement de la compétence des juges du fond, sous respect toutefois des principes systématiques ou empiriques. Le Bundespatentgericht ne peut pas être critiqué en droit pour avoir souligné l'importance de l'élément figuratif dans la marque de SABEL et avoir attribué un caractère secondaire à l'élément textuel de la marque. Des conditions strictes doivent être fixées quant au risque de confusion entre des éléments figuratifs s'appuyant sur un contenu descriptif et présentant peu d'éléments imaginaires. La représentation d'un félin bondissant constitue un élément figuratif, fidèle à des données naturelles et reproduisant le bond typique des félins. Les particularités propres à la représentation du félin bondissant dans la marque de Puma, par exemple le fait qu'il soit représenté en ombre chinoise, ne se retrouvent pas dans la marque de SABEL. La concordance analogique entre l'élément figuratif des deux signes ne saurait donc être invoquée aux fins de motiver l'existence d'un risque de confusion.
7. Cependant, le Bundesgerichtshof s'interroge sur l'importance qu'il convient d'attribuer au contenu sémantique de marques (en l'occurrence un «félin bondissant») dans l'évaluation du risque de confusion — problème découlant notamment de l'ambiguïté de la terminologie employée à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, en vertu duquel ce risque «comprend le risque d'association avec la marque antérieure». Cette juridiction se demande donc si la simple association que pourrait faire le public entre les deux marques, par le biais de la notion de «félin bondissant», justifie que soit refusée à la marque de SABEL la protection en Allemagne pour les produits similaires à ceux relevant de la liste des articles couverts par la marque prioritaire de Puma.
8. La directive, qui a été transposée en Allemagne par le «Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen» (loi sur la protection des marques et autres signes), du 25 octobre 1994 (BGBl I, p. 3082), dispose, en son article 4, paragraphe 1, sous b): «1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée: a) ... b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.»
9. Il ressort du dixième considérant de la directive : «considérant que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection; que les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne porte pas préjudice.»
10. Le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante: «Aux fins de l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, suffit-il, pour répondre affirmativement à l'existence d'un risque de confusion entre un signe résultant de la combinaison d'un mot et d'une image, et un signe qui, enregistré pour des produits identiques et similaires, ne l'a été que comme image et ne jouit pas d'une notoriété particulière dans le public, que les deux images concordent dans leur contenu sémantique (en l'espèce, félin bondissant)? Quelle est la signification, dans ce contexte, du libellé de la directive, aux termes duquel le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure?»
11. Par sa question préjudicielle, le Bundesgerichtshof demande en substance si le critère de «risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure» contenu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique suffit pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au sens de la disposition visée, compte tenu du fait que l'une de ces marques résulte de la combinaison d'un mot et d'une image tandis que l'autre, enregistrée pour des produits identiques ou similaires, ne l'a été que comme image et ne jouit pas d'une notoriété particulière dans le public.
12. Il convient de rappeler que l'article 4 de la directive, qui définit les motifs supplémentaires justifiant le refus ou la nullité en cas de conflits concernant des droits antérieurs, prévoit, en son paragraphe 1, sous b), qu'une marque est en conflit avec une marque antérieure lorsque, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou services désignés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre les deux marques.
13. Des dispositions en substance identiques figurent par ailleurs à l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive, qui détermine les cas dans lesquels le titulaire d'une marque est habilité à interdire à des tiers de faire usage de signes identiques ou similaires à sa marque, ainsi qu'aux articles 8, paragraphe 1, sous b), et 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
14. Les gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais ont fait valoir que la notion de «risque d'association» avait été introduite, à leur demande, dans lesdispositions susvisées de la directive, afin qu'elles soient interprétées dans les mêmes termes que l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques, qui n'utilise pas la notion de risque de confusion, mais celle de ressemblance entre les marques pour délimiter la portée du droit exclusif conféré par la marque.
15. Ces gouvernements font état d'un arrêt de la Cour Benelux selon lequel il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque (arrêt du 20 mai 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, p. 36). Cette jurisprudence repose sur l'idée selon laquelle, lorsqu'un signe est susceptible de faire naître des associations avec une marque, le public établit un lien entre ce signe et cette marque. Un tel lien peut être dommageable pour la marque antérieure non seulement lorsqu'il tend à faire penser que les produits ont une origine identique ou apparentée, mais également lorsqu'il n'existe pas de risque de confusion entre le signe et la marque. En effet, des associations entre un signe et une marque, parce que la perception du signe éveille, souvent de façon inconsciente, le souvenir de la marque, peuvent transférer le «goodwill» attaché à la marque antérieure vers le signe ainsi que diluer l'image liée à cette marque.
16. Selon ces mêmes gouvernements, le risque d'association comprend ainsi trois cas de figure: en premier lieu, le cas où le public confond le signe et la marque en cause (risque de confusion directe); en deuxième lieu, le cas où le public fait un lien entre les titulaires du signe et de la marque et les confond (risque de confusion indirecte ou d'association); en troisième lieu, celui où le public effectue un rapprochement entre le signe et la marque, la perception du signe éveillant le souvenir de la marque, sans toutefois les confondre (risque d'association proprement dite).
17. Il convient donc de déterminer si, comme le soutiennent ces gouvernements, l'article 4, paragraphe 1, sous b), peut trouver à s'appliquer lorsqu'il n'existe pas de risque de confusion directe ou indirecte, mais seulement un risque d'association proprement dite. Une telle interprétation de la directive est contestée tant par le gouvernement du Royaume-Uni que par la Commission.
18. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive n'a vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou services désignés, «il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure». Or, il découle de ce libellé que la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue. Les termes mêmes de cette disposition excluent donc qu'elle puisse être appliquée s'il n'existe pas, dans l'esprit du public, un risque de confusion.
19. Cette interprétation résulte également du dixième considérant de la directive, duquel il ressort «que le risque de confusion ... constitue la condition spécifique de la protection».
20. Il convient en outre de relever que l'interprétation dégagée au point 18 du présent arrêt n'est pas contredite par les articles 4, paragraphes 3 et 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive, qui permettent au titulaire d'une marque jouissant d'une renommée d'interdire l'usage sans juste motif de signes identiques ou similaires à sa marque, sans exiger que soit établi un risque de confusion, et ceci même si les produits en cause ne sont pas similaires.
21. En effet, il suffit à cet égard de relever que, contrairement à l'article 4, paragraphe 1, sous b), ces dispositions s'appliquent exclusivement aux marques jouissant d'une renommée et à condition que l'usage de la marque tierce sans juste motif tire indûment profit de leur caractère distinctif ou de leur renommée ou porte préjudice à ceux-ci.
22. Ainsi qu'il a été constaté au point 18 du présent arrêt, l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive n'est pas applicable s'il n'existe pas, dans l'esprit du public, un risque de confusion. A cet égard, il ressort du dixième considérant de la directive que l'appréciation du risque de confusion «dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés». Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
23. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel «... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion...», que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
24. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Il ne saurait dès lors être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public.
25. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de l'espèce au principal, où la marque antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d'éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour créer un risque de confusion.
26. Il y a dès lors lieu de répondre à la question préjudicielle que le critère de «risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure» contenu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au sens de la disposition visée. Sur les dépens
27. Les frais exposés par les gouvernements belge, français, luxembourgeois, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, LA COUR, statuant sur la question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 29 juin 1995, dit pour droit: Le critère de «risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure» contenu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au sens de la disposition visée.
Rodríguez IglesiasGulmann Ragnemalm WatheletMancini Moitinho de Almeida KapteynMurray Edward PuissochetHirsch Jann Sevón
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 novembre 1997.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
1: Langue de procédure: l'allemand.
2.5 C-236/08 - Google France et Google 2.5 C-236/08 - Google France et Google
Affaires jointes C-236/08 à C-238/08
Google France SARLetGoogle Inc.
contre
Louis Vuitton Malletier SA e.a.
(demandes de décision préjudicielle, introduites par la Cour de cassation (France))
«Marques — Internet — Moteur de recherche — Publicité à partir de mots clés (‘keyword advertising’) — Affichage, à partir de mots clés correspondant à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques ou vers des sites sur lesquels sont proposés des produits d’imitation — Directive 89/104/CEE — Article 5 — Règlement (CE) nº 40/94 — Article 9 — Responsabilité de l’opérateur du moteur de recherche — Directive 2000/31/CE (‘directive sur le commerce électronique’)»
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement nº 40/94 et de la directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques — Usage de la marque au sens des articles 9, paragraphe 1, du règlement et 5, paragraphes 1 et 2, de la directive
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 9, § 1; directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1 et 2)
2. Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement nº 40/94 et de la directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques — Usage de la marque au sens des articles 9, paragraphe 1, sous a), du règlement et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 9, § 1, a); directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a))
3. Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement nº 40/94 et de la directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques — Publicité dans le cadre d'un service de référencement sur Internet
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 9, § 1, a); directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a))
4. Ra
pprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement nº 40/94 et de la directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques — Publicité dans le cadre d'un service de référencement sur Internet
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 9, § 1, a); directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a))
5. Rapprochement des législations — Commerce électronique — Directive 2000/31 — Responsabilité des prestataires intermédiaires
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31, art. 14)
1. Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 sur les marques ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.
Il est constant que ce prestataire exerce une activité commerciale et vise un avantage économique lorsqu'il stocke, pour le compte de certains de ses clients, des signes identiques à des marques en tant que mots clés et organise l'affichage d'annonces à partir de ceux-ci.
Il est également constant que ce service n'est pas seulement fourni aux titulaires desdites marques ou aux opérateurs habilités à commercialiser les produits ou les services de ceux-ci, mais a lieu sans le consentement des titulaires et est fourni à des concurrents de ceux-ci ou à des imitateurs.
S'il ressort bien de ces éléments que le prestataire du service de référencement opère «dans la vie des affaires» lorsqu'il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci, il n'en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un «usage» de ces signes au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement nº 40/94.
L'usage d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Dans le cas du prestataire d'un service de référencement, celui-ci permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes.
Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que le prestataire est rémunéré pour l'usage desdits signes par ses clients. En effet, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe.
(cf. points 53-57, 105, disp. 2)
2. L'usage en tant que mot clé que l'annonceur fait d'un signe identique à la marque d'un concurrent dans le cadre d'un service de référencement sur Internet pour que l'internaute prenne connaissance non seulement des produits ou des services offerts par ce concurrent mais également de ceux dudit annonceur est un usage pour les produits ou les services de cet annonceur.
Par ailleurs, même dans des cas où l'annonceur ne vise pas, par son usage du signe identique à la marque en tant que mot clé, à présenter ses produits ou ses services aux internautes comme une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque, mais a, au contraire, pour but d'induire les internautes en erreur sur l'origine de ses produits ou de ses services, en leur faisant croire que ceux-ci proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci, il y a usage «pour des produits ou des services». En effet, un tel usage existe en tout état de cause lorsque le tiers utilise le signe identique à la marque de telle façon qu'il s'établit un lien entre ledit signe et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers.
Il en résulte que l'emploi par l'annonceur du signe identique à la marque en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet relève de la notion d'usage «pour des produits ou des services» au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 sur les marques.
(cf. points 71-73)
3. Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.
En effet, dans une telle situation, qui est au demeurant caractérisée par la circonstance que l'annonce en question apparaît tout de suite après l'introduction de la marque en tant que mot de recherche par l'internaute concerné et est affichée à un moment où la marque est, dans sa qualité de mot de recherche, également indiquée sur l'écran, l'internaute peut se méprendre sur l'origine des produits ou des services en cause. Dans ces circonstances, l'usage du signe identique à la marque par le tiers en tant que mot clé déclenchant l'affichage de ladite annonce est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits ou services concernés et le titulaire de la marque.
Eu égard à la fonction essentielle de la marque, qui, dans le domaine du commerce électronique, consiste notamment à permettre aux internautes parcourant les annonces affichées en réponse à une recherche au sujet d'une marque précise de distinguer les produits ou les services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance, ledit titulaire doit être habilité à interdire l'affichage d'annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir erronément comme émanant de lui.
Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d'atteinte, à la fonction d'indication d'origine.
Lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine.
Lorsque l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque.
(cf. points 84-85, 87-90, 99, disp. 1)
4. La vie des affaires étant caractérisée par une offre variée de produits et de services, le titulaire d'une marque peut avoir non seulement l'objectif d'indiquer, par sa marque, l'origine de ses produits ou de ses services, mais également celui d'employer sa marque à des fins publicitaires visant à informer et à persuader le consommateur.
Dès lors, le titulaire d'une marque est habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à sa marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque cet usage porte atteinte à l'emploi de la marque, par son titulaire, en tant qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de stratégie commerciale.
S'agissant de l'usage, par des annonceurs sur Internet, du signe identique à la marque d'autrui en tant que mot clé aux fins de l'affichage de messages publicitaires, il est évident que cet usage est susceptible d'avoir certaines répercussions sur l'emploi publicitaire de ladite marque par son titulaire ainsi que sur la stratégie commerciale de ce dernier.
En effet, eu égard à la place importante qu'occupe la publicité sur Internet dans la vie des affaires, il est plausible que le titulaire de la marque inscrit sa propre marque en tant que mot clé auprès du fournisseur du service de référencement, afin de faire apparaître une annonce dans la rubrique «liens commerciaux». Lorsqu'il en est ainsi, le titulaire de la marque devra, le cas échéant, accepter de payer un prix par clic plus élevé que certains autres opérateurs économiques, s'il veut obtenir que son annonce apparaisse devant celles desdits opérateurs qui ont également sélectionné sa marque en tant que mot clé. En outre, même si le titulaire de la marque est prêt à payer un prix par clic plus élevé que celui offert par les tiers ayant aussi sélectionné ladite marque, il n'a pas la certitude que son annonce apparaisse devant celles desdits tiers, étant donné que d'autres éléments sont également pris en compte pour déterminer l'ordre d'affichage des annonces.
Toutefois, ces répercussions de l'usage du signe identique à la marque par des tiers ne constituent pas en soi une atteinte à la fonction de publicité de la marque.
(cf. points 91-95)
5. L'article 14 de la directive 2000/31, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur, à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.
Il appartient au juge national d'apprécier si le rôle exercé par un prestataire de services de référencement sur Internet est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke.
(cf. points 114, 119-120, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
23 mars 2010 (*)
«Marques – Internet – Moteur de recherche – Publicité à partir de mots clés (‘keyword advertising’) – Affichage, à partir de mots clés correspondant à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques ou vers des sites sur lesquels sont proposés des produits d’imitation – Directive 89/104/CEE – Article 5 – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 9 – Responsabilité de l’opérateur du moteur de recherche – Directive 2000/31/CE (‘directive sur le commerce électronique’)»
Dans les affaires jointes C‑236/08 à C‑238/08,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la Cour de cassation (France), par décisions du 20 mai 2008, parvenues à la Cour le 3 juin 2008, dans les procédures
Google France SARL,
Google Inc.
contre
Louis Vuitton Malletier SA (C‑236/08),
et
Google France SARL
contre
Viaticum SA,
Luteciel SARL (C‑237/08),
et
Google France SARL
contre
Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,
Pierre-Alexis Thonet,
Bruno Raboin,
Tiger SARL (C‑238/08),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et E. Levits, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2009,
considérant les observations présentées:
– pour Google France SARL et Google Inc., par Mes A. Néri et S. Proust, avocats, ainsi que par M. G. Hobbs, QC,
– pour Louis Vuitton Malletier SA, par Me P. de Candé, avocat,
– pour Viaticum SA et Luteciel SARL, par Me C. Fabre, avocat,
– pour le Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et M. Thonet, par Mes L. Boré et P. Buisson, avocats,
– pour Tiger SARL, par Me O. de Nervo, avocat,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. Krämer, en qualité d’agent.
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 septembre 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 5, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑236/08, les sociétés Google France SARL et Google Inc. (ci-après individuellement ou ensemble «Google») à la société Louis Vuitton Malletier SA (ci-après «Vuitton»), et, dans les affaires C‑237/08 et C‑238/08, Google aux sociétés Viaticum SA (ci-après «Viaticum»), Luteciel SARL (ci-après «Luteciel»), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (ci-après «CNRRH») et Tiger SARL (ci-après «Tiger»), ainsi qu’à deux particuliers, MM. Thonet et Raboin, à propos de l’affichage sur Internet de liens promotionnels à partir de mots clés correspondant à des marques.
I – Le cadre juridique
A – La directive 89/104
3 L’article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», dispose:
«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;
d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
[…]»
4 L’article 6 de la directive 89/104, intitulé «Limitation des effets de la marque», dispose:
«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires,
a) de son nom et de son adresse;
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;
c) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées,
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
[…]»
5 L’article 7 de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», énonçait dans sa version initiale:
«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»
6 Conformément à l’article 65, paragraphe 2, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), lu en combinaison avec l’annexe XVII, point 4, de cet accord, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, dans sa version initiale, a été modifié aux fins dudit accord, l’expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d’une partie contractante».
7 La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, les litiges au principal demeurent régis, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104.
B – Le règlement n° 40/94
8 L’article 9 du règlement n° 40/94, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire», dispose:
«1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
b) d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;
d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
[…]»
9 L’article 12 du règlement n° 40/94, intitulé «Limitation des effets de la marque communautaire», dispose:
«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires,
a) de son nom ou de son adresse;
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;
c) de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»
10 L’article 13 du même règlement, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque communautaire», énonce:
«1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»
11 Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, les litiges au principal demeurent régis, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.
C – La directive 2000/31
12 Le vingt-neuvième considérant de la directive 2000/31 énonce:
«Les communications commerciales sont essentielles pour le financement des services de la société de l’information et le développement d’une large variété de nouveaux services gratuits. Dans l’intérêt de la protection des consommateurs et de la loyauté des transactions, les communications commerciales […] doivent respecter un certain nombre d’obligations relatives à la transparence. […]»
13 Les quarantième à quarante-sixième considérants de la directive 2000/31 sont libellés comme suit:
«(40) Les divergences existantes et émergentes entre les législations et les jurisprudences des États membres dans le domaine de la responsabilité des prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des services transfrontaliers […]. Les prestataires des services ont, dans certains cas, le devoir d’agir pour éviter les activités illégales ou pour y mettre fin. La présente directive doit constituer la base adéquate pour l’élaboration de mécanismes rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l’accès à celles-ci impossible. […]
(41) La présente directive instaure un équilibre entre les différents intérêts en jeu et établit des principes qui peuvent servir de base aux normes et aux accords adoptés par les entreprises.
(42) Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.
(43) Un prestataire de services peut bénéficier de dérogations pour le ‘simple transport’ et pour la forme de stockage dite ‘caching’ lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise. […]
(44) Un prestataire de services qui collabore délibérément avec l’un des destinataires de son service afin de se livrer à des activités illégales va au-delà des activités de ‘simple transport’ ou de ‘caching’ et, dès lors, il ne peut pas bénéficier des dérogations en matière de responsabilité prévues pour ce type d’activité.
(45) Les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types. […]
(46) Afin de bénéficier d’une limitation de responsabilité, le prestataire d’un service de la société de l’information consistant dans le stockage d’informations doit, dès qu’il prend effectivement connaissance ou conscience du caractère illicite des activités, agir promptement pour retirer les informations concernées ou rendre l’accès à celles-ci impossible. […]»
14 L’article 2, sous a), de la directive 2000/31 définit les «services de la société de l’information» par référence à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18), comme visant:
«tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services».
15 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34, dans sa version telle que modifiée par la directive 98/48, poursuit ainsi:
«[…]
Aux fins de la présente définition, on entend par:
– les termes ‘à distance’: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,
– ‘par voie électronique’: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement […] et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,
– ‘à la demande individuelle d’un destinataire de services’: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.
[…]»
16 L’article 6 de la directive 2000/31 énonce:
«Outre les autres exigences en matière d’information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information […] répondent au moins aux conditions suivantes:
[…]
b) la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;
[…]»
17 Le chapitre II de la directive 2000/31 comporte une section 4, intitulée «Responsabilité des prestataires intermédiaires», qui réunit les articles 12 à 15.
18 L’article 12 de la directive 2000/31, intitulé «Simple transport (‘Mere conduit’)», dispose:
«1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:
a) ne soit pas à l’origine de la transmission;
b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission
et
c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.
2. Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation.»
19 L’article 13 de la même directive, intitulé «Forme de stockage dite ‘caching’», énonce:
«1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service, à condition que:
a) le prestataire ne modifie pas l’information;
b) le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information;
c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;
d) le prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information
et
e) le prestataire agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible.
2. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette fin à une violation ou qu’il prévienne une violation.»
20 L’article 14 de la directive 2000/31, intitulé «Hébergement», dispose:
«1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que:
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible.»
21 L’article 15 de la directive 2000/31, intitulé «Absence d’obligation générale en matière de surveillance», prévoit:
«1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement.»
II – Les litiges au principal et les questions préjudicielles
A – Le service de référencement «AdWords»
22 Google exploite un moteur de recherche sur Internet. Lorsqu’un internaute effectue une recherche à partir d’un ou de plusieurs mots, le moteur de recherche va afficher les sites qui paraissent le mieux correspondre à ces mots par ordre décroissant de pertinence. Il s’agit des résultats dits «naturels» de la recherche.
23 Par ailleurs, Google propose un service de référencement payant dénommé «AdWords». Ce service permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d’un ou de plusieurs mots clés, de faire apparaître, en cas de concordance entre ce ou ces mots et celui ou ceux contenus dans la requête adressée par un internaute au moteur de recherche, un lien promotionnel vers son site. Ce lien promotionnel apparaît dans la rubrique «liens commerciaux», qui est affichée soit en partie droite de l’écran, à droite des résultats naturels, soit en partie supérieure de l’écran, au-dessus desdits résultats.
24 Ledit lien promotionnel est accompagné d’un bref message commercial. Ensemble, ce lien et ce message constituent l’annonce affichée dans la rubrique susvisée.
25 Une rémunération du service de référencement est due par l’annonceur pour chaque clic sur le lien promotionnel. Cette rémunération est calculée en fonction, notamment, du «prix maximal par clic» que l’annonceur a, lors de la conclusion du contrat de service de référencement avec Google, déclaré être prêt à payer, ainsi que du nombre de clics sur ledit lien par les internautes.
26 Plusieurs annonceurs peuvent sélectionner le même mot clé. L’ordre d’affichage de leurs liens promotionnels est alors déterminé, notamment, en fonction du prix maximal par clic, du nombre de clics antérieurs sur lesdits liens, ainsi que de la qualité de l’annonce telle qu’évaluée par Google. L’annonceur peut à tout moment améliorer sa place dans l’ordre d’affichage en fixant un prix maximal par clic plus élevé ou en essayant d’améliorer la qualité de son annonce.
27 Google a mis au point un processus automatisé pour permettre la sélection de mots clés et la création d’annonces. Les annonceurs sélectionnent les mots clés, rédigent le message commercial et insèrent le lien vers leur site.
B – L’affaire C-236/08
28 Vuitton, qui commercialise notamment des sacs de luxe et d’autres produits de maroquinerie, est titulaire de la marque communautaire «Vuitton» et des marques nationales françaises «Louis Vuitton» et «LV». Il est constant que ces marques sont renommées.
29 Au début de l’année 2003, Vuitton a fait constater que, lors de l’utilisation du moteur de recherche de Google, la saisie par les internautes des termes constituant ses marques faisait apparaître, dans la rubrique «liens commerciaux», des liens vers des sites proposant des imitations de produits de Vuitton. Il a également été établi que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner non seulement des mots clés correspondant aux marques de Vuitton, mais aussi ces mots clés associés à des expressions évoquant l’imitation, telles que «imitation» et «copie».
30 Vuitton a assigné Google afin de voir constater, notamment, que celle-ci avait porté atteinte à ses marques.
31 Google a été condamnée pour contrefaçon des marques de Vuitton par jugement du 4 février 2005 du tribunal de grande instance de Paris puis, en appel, par arrêt du 28 juin 2006 de la cour d’appel de Paris. Elle a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt.
32 Dan
s ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la [directive 89/104] et 9, paragraphe 1, sous a) et b), du [règlement n° 40/94] doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que [leur] titulaire est habilité à interdire?
2) Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la directive [89/104], et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement [n° 40/94]?
3) Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive [89/104] et du règlement [n° 40/94], le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il n’ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur?»
C – L’affaire C-237/08
33 Viaticum est titulaire des marques françaises «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» et «BDV», enregistrées pour des services d’organisation de voyages.
34 Luteciel exerce une activité de prestataire de services informatiques pour le compte d’agences de voyages. Elle assure l’édition et la maintenance du site Internet de Viaticum.
35 Viaticum et Luteciel ont fait constater que, lors de l’utilisation du moteur de recherche de Google par des internautes, la saisie des termes constituant les marques susvisées faisait apparaître, dans la rubrique «liens commerciaux», des liens vers des sites de concurrents de Viaticum. Il a également été établi que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner à cette fin des mots clés correspondant auxdites marques.
36 Viaticum et Luteciel ont assigné Google. Par jugement du 13 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a estimé que Google avait commis des actes de contrefaçon de marques et l’a condamnée à réparer le préjudice subi par Viaticum et Luteciel. Google a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles. Celle-ci, par un arrêt du 10 mars 2005, a retenu que Google avait commis des actes de complicité de contrefaçon et a confirmé le jugement du 13 octobre 2003. Google a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt.
37 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et sous b), de la [directive 89/104] doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que [leur] titulaire est habilité à interdire?
2) Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive [89/104] et du règlement [n° 40/94], le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il n’ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur?»
D – L’affaire C-238/08
38 M. Thonet est titulaire de la marque française «Eurochallenges», enregistrée notamment pour des services d’agence matrimoniale. CNRRH exerce l’activité d’agence matrimoniale. Elle est titulaire d’une licence sur la marque susvisée, concédée par M. Thonet.
39 Au cours de l’année 2003, M. Thonet et CNRRH ont fait constater que, lors de l’utilisation du moteur de recherche de Google par des internautes, la saisie du terme correspondant à la marque susvisée faisait apparaître, dans la rubrique «liens commerciaux», des liens vers des sites de concurrents de CNRRH, exploités respectivement par M. Raboin et Tiger. Il a également été établi que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner à cette fin ledit terme en tant que mot clé.
40 M. Raboin, Tiger et Google ont, sur la demande de M. Thonet et de CNRRH, été condamnés pour contrefaçon de marque par jugement du 14 décembre 2004 du tribunal de grande instance de Nanterre puis, en appel, par arrêt du 23 mars 2006 de la cour d’appel de Versailles. Google a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt.
41 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur Internet, d’un mot clé déclenchant en cas de requête utilisant ce mot l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou des services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l’article 5 de la [directive 89/104]?
2) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la [directive 89/104] doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire?
3) Dans
l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive [89/104] et du règlement [n° 40/94], le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il n’ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur?»
III – Sur les questions préjudicielles
A – Sur l’emploi de mots clés correspondant à des marques d’autrui dans le cadre d’un service de référencement sur Internet
1. Considérations liminaires
42 Il est constant que les litiges au principal trouvent leur origine dans l’emploi, en tant que mots clés dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de signes qui correspondent à des marques, sans que les titulaires de celles-ci n’aient donné leur consentement. Lesdits mots clés ont été choisis par des clients du prestataire du service de référencement et ont été acceptés et stockés par ce dernier. Les clients en cause commercialisent des imitations des produits du titulaire de la marque (affaire C‑236/08) ou sont, simplement, des concurrents de celui-ci (affaires C‑237/08 et C‑238/08).
43 Par ses première question dans l’affaire C‑236/08, première question dans l’affaire C‑237/08 ainsi que première et deuxième questions dans l’affaire C‑238/08, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 ainsi que 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un tiers d’afficher ou de faire afficher, à partir d’un mot clé identique ou similaire à cette marque que ce tiers a sans le consentement dudit titulaire sélectionné ou stocké dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, une annonce pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.
44 Les première question dans l’affaire C‑236/08, première question dans l’affaire C‑237/08 et deuxième question dans l’affaire C‑238/08 se concentrent, à cet égard, sur le stockage d’un tel mot clé par le prestataire du service de référencement et l’organisation, par ce dernier, de l’affichage de l’annonce de son client à partir dudit mot, tandis que la première question dans l’affaire C‑238/08 porte sur la sélection du signe en tant que mot clé par l’annonceur et sur l’affichage de l’annonce qui résulte, par le mécanisme du référencement, de ladite sélection.
45 Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 ainsi que 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 habilitent, sous certaines conditions, les titulaires de marques à interdire aux tiers l’usage de signes identiques ou similaires à leurs marques pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées.
46 Da
ns les litiges au principal, l’emploi de signes correspondant à des marques en tant que mots clés a pour objet et pour effet de déclencher l’affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels lesdites marques sont enregistrées, à savoir, respectivement, des produits de maroquinerie, des services d’organisation de voyages et des services d’agence matrimoniale.
47 Dès lors, la Cour examinera la question visée au point 43 du présent arrêt principalement sous l’angle des articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 et seulement de manière incidente sous l’angle du même paragraphe 1, sous b), de ces articles, cette dernière disposition couvrant, en cas de signe identique à la marque, l’hypothèse où les produits ou les services du tiers sont seulement similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.
48 À l’
issue dudit examen, il conviendra de répondre à la deuxième question dans l’affaire C‑236/08, par laquelle la Cour est invitée à examiner la même problématique sous l’angle des articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, qui concernent les droits conférés par des marques jouissant d’une renommée. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il résulte de la demande de décision préjudicielle que la législation applicable en France comporte la règle visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. Au demeurant, la Cour a précisé que cette disposition de la directive ne doit pas être interprétée exclusivement au regard de son libellé, mais également en considération de l’économie générale et des objectifs du système dans lequel elle s’insère. Dès lors, la règle visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 ne concerne non pas seulement les cas où un tiers fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, mais également les cas où un tel usage est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée (arrêts du 9 janvier 2003, Davidoff, C‑292/00, Rec. p. I‑389, points 24 à 30, ainsi que du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, Rec. p. I‑2439, point 37).
2. Sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94
49 En application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 ou, en cas de marque communautaire, de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, le titulaire de la marque est habilité à interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (voir, notamment, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, Rec. p. I‑7041, point 16; ordonnance du 19 février 2009, UDV North America, C‑62/08, non encore publiée au Recueil, point 42, ainsi que arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, non encore publié au Recueil, point 58).
a) Usage dans la vie des affaires
50 L’usage du signe identique à la marque a lieu dans la vie des affaires dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Rec. p. I‑10273, point 40, et Céline, précité, point 17, ainsi que ordonnance UDV North America, précitée, point 44).
51 S’agissant, d’abord, de l’annonceur achetant le service de référencement et choisissant en tant que mot clé un signe identique à une marque d’autrui, il convient de constater qu’il fait un usage dudit signe au sens de cette jurisprudence.
52 En effet, du point de vue de l’annonceur, la sélection du mot clé identique à la marque a pour objet et pour effet l’affichage d’un lien promotionnel vers le site sur lequel il offre à la vente ses produits ou ses services. Le signe sélectionné en tant que mot clé étant le moyen utilisé pour déclencher cet affichage publicitaire, il ne saurait être contesté que l’annonceur en fait un usage dans le contexte de ses activités commerciales et non dans le domaine privé.
53 S’agissant, ensuite, du prestataire du service de référencement, il est constant que celui-ci exerce une activité commerciale et vise un avantage économique lorsqu’il stocke, pour le compte de certains de ses clients, des signes identiques à des marques en tant que mots clés et organise l’affichage d’annonces à partir de ceux-ci.
54 Il est également constant que ce service n’est pas seu
lement fourni aux titulaires desdites marques ou aux opérateurs habilités à commercialiser les produits ou les services de ceux-ci, mais a, du moins dans les affaires en cause, lieu sans le consentement des titulaires et est fourni à des concurrents de ceux-ci ou à des imitateurs.
55 S’il ressort bien de ces éléments que le prestataire du service de référencement opère «dans la vie des affaires» lorsqu’il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci, il n’en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un «usage» de ces signes au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94.
56 À cet égard
, il suffit de relever que l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Dans le cas du prestataire d’un service de référencement, celui-ci permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes.
57 Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que ledit prestataire est rémunéré pour l’usage desdits signes par ses clients. En effet, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe. Dans la mesure où il a permis à son client de faire un tel usage, son rôle doit, le cas échéant, être examiné sous l’angle d’autres règles de droit que les articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94, telles que celles auxquelles fait référence le point 107 du présent arrêt.
58 Il
ressort de ce qui précède que le prestataire du service de référencement ne fait pas un usage dans la vie des affaires au sens des dispositions susvisées de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94.
59 Il s’ensuit que les conditions afférentes à l’usage «pour des produits ou des services» et à l’atteinte aux fonctions de la marque doivent seulement être examinées par rapport à l’usage du signe identique à la marque par l’annonceur.
b) Usage
«pour des produits ou des services»
60 L’expression «pour des produits ou des services» identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, figurant aux articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 porte, en principe, sur les produits ou les services du tiers qui fait usage du signe identique à la marque [voir arrêts du 25 janvier 2007, Adam Opel, C‑48/05, Rec. p. I‑1017, points 28 et 29, ainsi que du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C‑533/06, Rec. p. I‑4231, point 34]. Le cas échéant, elle peut également porter sur les produits ou les services d’une autre personne pour le compte de laquelle le tiers agit (voir ordonnance UDV North America, précitée, points 43 à 51).
61 Ainsi que la Cour l’a déjà constaté, les comportements énumérés aux articles 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, à savoir l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement, l’offre à la vente des produits ou des services sous le signe, l’importation ou l’exportation sous le signe, et l’utilisation du signe dans les papiers d’affaires et la publicité, constituent des usages pour des produits ou des services (voir arrêts précités Arsenal Football Club, point 41, et Adam Opel, point 20).
62 Les faits à l’origine du litige au principal dans l’affaire C‑236/08 avoisinent certaines des situations décrites auxdites dispositions de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94, à savoir l’offre des produits du tiers sous le signe identique à la marque ainsi que l’utilisation de ce signe dans la publicité. En effet, il résulte du dossier que des signes identiques à des marques de Vuitton sont apparus dans des annonces affichées dans la rubrique «liens commerciaux».
63 En revanche, les cas visés par les affaires C‑237/08 et C‑238/08 sont caractérisés par l’absence, dans l’annonce du tiers, du signe identique à la marque.
64 Google soutient que, en l’absence d’une quelconque mention du signe dans l’annonce même, l’usage dudit signe en tant que mot clé ne peut être considéré comme étant fait pour des produits ou des services. Les titulaires de marques opposés à Google, ainsi que le gouvernement français, défendent la thèse inverse.
65 À cet égard, il convient de rappeler que les articles 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 contiennent seulement une énumération non exhaustive des types d’usage que le titulaire de la marque peut interdire (arrêts Arsenal Football Club, précité, point 38; du 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, C‑228/03, Rec. p. I‑2337, point 28, ainsi que Adam Opel, précité, point 16). Dès lors, la circonstance que le signe utilisé par le tiers à des fins publicitaires n’apparaît pas dans la publicité même ne saurait signifier à elle seule que cette utilisation est étrangère à la notion d’«usage […] pour des produits ou des services» au sens de l’article 5 de la directive 89/104.
66 Par ailleurs, une interprétation selon laquelle seuls les usages mentionnés dans ladite énumération seraient pertinents, méconnaîtrait la circonstance que celle-ci a été rédigée avant la pleine apparition du commerce électronique et des publicités développées dans ce cadre. Or, ce sont ces formes électroniques de commerce et de publicité qui peuvent, par l’emploi des technologies informatiques, typiquement donner lieu à des usages différents de ceux énumérés aux articles 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
67 Dans le cas du service de référencement, il est constant que l’annonceur ayant sélectionné en tant que mot clé le signe identique à une marque d’autrui, vise à ce que les internautes introduisant ce mot en tant que terme de recherche cliqueront non seulement sur les liens affichés qui proviennent du titulaire de ladite marque, mais également sur le lien promotionnel dudit annonceur.
68 Il est clair, également, que, dans la plupart des cas, l’internaute introduisant le nom d’une marque en tant que mot de recherche vise à trouver des informations ou des offres sur les produits ou les services de cette marque. Dès lors, lorsque sont affichés, à côté ou au-dessus des résultats naturels de la recherche, des liens promotionnels vers des sites proposant des produits ou des services de concurrents du titulaire de ladite marque, l’internaute peut, s’il n’écarte pas d’emblée ces liens comme étant sans pertinence et ne les confond pas avec ceux du titulaire de la marque, percevoir lesdits liens promotionnels comme offrant une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque.
69 Dans cette situation caractérisée par le fait qu’un signe identique à une marque est sélectionné en tant que mot clé par un concurrent du titulaire de la marque dans le but de proposer aux internautes une alternative par rapport aux produits ou aux services dudit titulaire, il y a usage dudit signe pour les produits ou les services dudit concurrent.
70 Il convient de rappeler, à cet égard, que la Cour a déjà jugé qu’un annonceur qui utilise, dans le cadre d’une publicité comparative, un signe identique ou similaire à la marque d’un concurrent afin d’identifier, explicitement ou implicitement, les produits ou les services offerts par ce dernier et de comparer ses propres produits ou services avec ceux-ci, fait un usage dudit signe «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 [voir arrêts précités O2 Holdings et O2 (UK), points 35, 36 et 42, ainsi que L’Oréal e.a., points 52 et 53].
71 Or, sans qu’il soit besoin d’examiner si la publicité sur Internet à partir de mots clés identiques à des marques de concurrents constitue ou non une forme de publicité comparative, il s’avère en tout état de cause que, à l’instar de ce qui est constaté dans la jurisprudence citée au point précédent, l’usage que l’annonceur fait du signe identique à la marque d’un concurrent pour que l’internaute prenne connaissance non seulement des produits ou des services offerts par ce concurrent mais également de ceux dudit annonceur, est un usage pour les produits ou les services de cet annonceur.
72 Par ailleurs, même dans des cas où l’annonceur ne vise pas, par son usage du signe identique à la marque en tant que mot clé, à présenter ses produits ou ses services aux internautes comme une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque, mais a, au contraire, pour but d’induire les internautes en erreur sur l’origine de ses produits ou de ses services, en leur faisant croire que ceux-ci proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci, il y a usage «pour des produits ou des services». En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, un tel usage existe en tout état de cause lorsque le tiers utilise le signe identique à la marque de telle façon qu’il s’établit un lien entre ledit signe et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (arrêt Céline, précité, point 23, et ordonnance UDV North America, précitée, point 47).
73 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’emploi par l’annonceur du signe identique à la marque en tant que mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet relève de la notion d’usage «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104.
74 Par la même, il s’agit d’un usage «pour des produits ou des services» au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lorsque le signe faisant l’objet dudit usage est identique à une marque communautaire.
c) Usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque
75 Le droit exclusif prévu aux articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. Dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (voir, notamment, arrêts précités Arsenal Football Club, point 51; Adam Opel, points 21 et 22, ainsi que L’Oréal e.a., point 58).
76 Il résulte de cette jurisprudence que le titulaire de la marque ne saurait s’opposer à l’usage d’un signe identique à la marque, si cet usage n’est susceptible de porter atteinte à aucune des fonctions de celle-ci (arrêts précités Arsenal Football Club, point 54, ainsi que L’Oréal e.a., point 60).
77 Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (ci-après la «fonction d’indication d’origine»), mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (arrêt L’Oréal e.a., précité, point 58).
78 La protection conférée par les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 est, à cet égard, plus étendue que celle prévue aux mêmes articles, paragraphe 1, sous b), dont la mise en œuvre exige l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêts précités Davidoff, point 28, ainsi que L’Oréal e.a., point 59).
79 Il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus que dans l’hypothèse, visée aux articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, où l’usage par un tiers d’un signe identique à la marque est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à interdire cet usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, qu’il s’agisse de la fonction d’indication d’origine ou de l’une des autres fonctions.
80 Certes, le titulaire de la marque n’a pas le droit d’interdire un tel usage dans les hypothèses d’exception énoncées aux articles 6 et 7 de la directive 89/104 et aux articles 12 et 13 du règlement n° 40/94. Toutefois, il n’est pas affirmé que l’une de ces hypothèses soit applicable en l’espèce.
81 En l’occurrence, les fonctions pertinentes à examiner sont la fonction d’indication d’origine et la fonction de publicité.
i) Atteinte à la fonction d’indication d’origine
82 La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 28, et du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 23).
83 La question de savoir s’il y a une atteinte à cette fonction de la marque lorsqu’est montrée aux internautes, à partir d’un mot clé identique à une marque, une annonce d’un tiers, tel qu’un concurrent du titulaire de cette marque, dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée.
84 Il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers (voir, en ce sens, arrêt Céline, précité, point 27 et jurisprudence citée).
85 En effet, dans une telle situation, qui est au demeurant caractérisée par la circonstance que l’annonce en question apparaît tout de suite après l’introduction de la marque en tant que mot de recherche par l’internaute concerné et est affichée à un moment où la marque est, dans sa qualité de mot de recherche, également indiquée sur l’écran, l’internaute peut se méprendre sur l’origine des produits ou des services en cause. Dans ces circonstances, l’usage du signe identique à la marque par le tiers en tant que mot clé déclenchant l’affichage de ladite annonce, est de nature à accréditer l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits ou services concernés et le titulaire de la marque (voir, par analogie, arrêts Arsenal Football Club, précité, point 56, et du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, Rec. p. I‑10989, point 60).
86 S’agissant, toujours, de l’atteinte à la fonction d’indication d’origine, il est utile de relever que le besoin d’un affichage transparent des annonces sur Internet est souligné dans la législation de l’Union sur le commerce électronique. Eu égard aux intérêts de la loyauté des transactions et de la protection des consommateurs, évoqués au vingt-neuvième considérant de la directive 2000/31, l’article 6 de cette dernière établit la règle selon laquelle la personne physique ou morale pour le compte de laquelle une communication commerciale relevant d’un service de la société de l’information est faite, doit être clairement identifiable.
87 S’il s’avère ainsi que la responsabilité d’annonceurs sur Internet peut, le cas échéant, être engagée en application de règles d’autres domaines de droit, telles que celles sur la concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins que le prétendu usage illicite sur Internet de signes identiques ou similaires à des marques se prête à un examen sous l’angle du droit des marques. Eu égard à la fonction essentielle de la marque, qui, dans le domaine du commerce électronique, consiste notamment à permettre aux internautes parcourant les annonces affichées en réponse à une recherche au sujet d’une marque précise, de distinguer les produits ou les services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance, ledit titulaire doit être habilité à interdire l’affichage d’annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir erronément comme émanant de lui.
88 Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d’atteinte, à la fonction d’indication d’origine telle que décrite au point 84 du présent arrêt.
89 Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine.
90 Lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu’il y a atteinte à ladite fonction de la marque.
ii) Atteinte à la fonction de publicité
91 La vie des affaires étant caractérisée par une offre variée de produits et de services, le titulaire d’une marque peut avoir non seulement l’objectif d’indiquer, par ladite marque, l’origine de ses produits ou de ses services, mais également celui d’employer sa marque à des fins publicitaires visant à informer et à persuader le consommateur.
92 Dès lors, le titulaire d’une marque est habilité à interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique à sa marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque cet usage porte atteinte à l’emploi de la marque, par son titulaire, en tant qu’élément de promotion des ventes ou en tant qu’instrument de stratégie commerciale.
93 S’agissant de l’usage, par des annonceurs sur Internet, du signe identique à la marque d’autrui en tant que mot clé aux fins de l’affichage de messages publicitaires, il est évident que cet usage est susceptible d’avoir certaines répercussions sur l’emploi publicitaire de ladite marque par son titulaire ainsi que sur la stratégie commerciale de ce dernier.
94 En effet, eu égard à la place importante qu’occupe la publicité sur Internet dans la vie des affaires, il est plausible que le titulaire de la marque inscrit sa propre marque en tant que mot clé auprès du fournisseur du service de référencement, afin de faire apparaître une annonce dans la rubrique «liens commerciaux». Lorsqu’il en est ainsi, le titulaire de la marque devra, le cas échéant, accepter de payer un prix par clic plus élevé que certains autres opérateurs économiques, s’il veut obtenir que son annonce apparaisse devant celles desdits opérateurs qui ont également sélectionné sa marque en tant que mot clé. En outre, même si le titulaire de la marque est prêt à payer un prix par clic plus élevé que celui offert par les tiers ayant aussi sélectionné ladite marque, il n’a pas la certitude que son annonce apparaisse devant celles desdits tiers, étant donné que d’autres éléments sont également pris en compte pour déterminer l’ordre d’affichage des annonces.
95 Toutefois, ces répercussions de l’usage du signe identique à la marque par des tiers ne constituent pas en soi une atteinte à la fonction de publicité de la marque.
96 En effet, selon les propres constatations de la juridiction de renvoi, la situation visée par les questions préjudicielles est celle de l’affichage de liens promotionnels à la suite de l’introduction par l’internaute d’un mot de recherche correspondant à la marque sélectionnée en tant que mot clé. Il est également constant, dans ces affaires, que ces liens promotionnels sont affichés à côté ou au-dessus de la liste des résultats naturels de la recherche. Il n’est pas contesté, enfin, que l’ordre des résultats naturels découle de la pertinence des sites respectifs par rapport au mot de recherche introduit par l’internaute et que l’opérateur du moteur de recherche ne revendique aucune rémunération pour l’affichage de ces résultats.
97 Il résulte de ces éléments que, lorsque l’internaute introduit le nom d’une marque en tant que mot de recherche, le site d’accueil et promotionnel du titulaire de ladite marque va apparaître dans la liste des résultats naturels et cela, normalement, sur l’un des premiers rangs de cette liste. Cet affichage, qui est en outre gratuit, a pour conséquence que la visibilité pour l’internaute des produits ou services du titulaire de la marque est garantie, indépendamment de la question de savoir si ce titulaire réussit ou non à faire également afficher, sur l’un des premiers rangs, une annonce dans la rubrique «liens commerciaux».
98 Eu égard à ces circonstances, il convient de conclure que l’usage d’un signe identique à une marque d’autrui dans le cadre d’un service de référencement tel que celui en cause dans les affaires au principal, n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction de publicité de la marque.
d) Conclusion
99 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux première question dans l’affaire C‑236/08, première question dans l’affaire C‑237/08 ainsi que première et deuxième questions dans l’affaire C‑238/08, que:
– les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers;
– le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94.
3. Sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
100 Par sa deuxième question dans l’affaire C‑236/08, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe correspondant à une marque renommée et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, fait un usage de ce signe que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 ou, lorsque ledit signe est identique à une marque communautaire renommée, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
101 Selon les constatations de la juridiction de renvoi, il est établi, dans cette affaire, que Google permettait aux annonceurs proposant aux internautes des imitations des produits de Vuitton de sélectionner des mots clés correspondant aux marques de Vuitton, associés à des mots clés tels que «imitation» et «copie».
102 La Cour a déjà jugé, dans le cas d’offre à la vente d’imitations, que, lorsqu’un tiers tente par l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (arrêt L’Oréal e.a., précité, point 49).
103 Cette jurisprudence est pertinente dans des cas où des annonceurs sur Internet offrent à la vente, moyennant l’usage de signes identiques à des marques renommées telles que «Louis Vuitton» ou «Vuitton», des produits qui sont des imitations des produits du titulaire desdites marques.
104 S’agissant, toutefois, de la question de savoir si le prestataire d’un service de référencement fait lui-même, lorsqu’il stocke ces signes, associés à des termes tels que «imitation» et «copie», en tant que mots clés et permet l’affichage d’annonces à partir de ceux-ci, un usage que le titulaire desdites marques est habilité à interdire, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué aux points 55 à 57 du présent arrêt, que ces actes du prestataire ne constituent pas un usage au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94.
105 Il convient, dès lors, de répondre à la deuxième question posée dans l’affaire C‑236/08 que le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque renommée et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
B – Sur la responsabilité du prestataire du service de référencement
106 Par sa troisième question dans l’affaire C‑236/08, sa seconde question dans l’affaire C‑237/08 et sa troisième question dans l’affaire C‑238/08, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un service de référencement sur Internet constitue un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par l’annonceur, de sorte que ces données fassent l’objet d’un «hébergement» au sens de cet article et que, partant, la responsabilité du prestataire du service de référencement ne peut être recherchée avant qu’il n’ait été informé du comportement illicite dudit annonceur.
107 La section 4 de la directive 2000/31 comprenant les articles 12 à 15 et portant l’intitulé «Responsabilité des prestataires intermédiaires» vise à restreindre les cas de figure dans lesquels, conformément au droit national applicable en la matière, la responsabilité des prestataires de services intermédiaires peut être engagée. C’est donc dans le cadre de ce droit national que les conditions pour constater une telle responsabilité doivent être recherchées, étant toutefois entendu que, en vertu de la section 4 de cette directive, certains cas de figure ne sauraient donner lieu à une responsabilité des prestataires de services intermédiaires. Depuis l’expiration du délai de transposition de ladite directive, les règles de droit national concernant la responsabilité de tels prestataires doivent comporter les limitations énoncées auxdits articles.
108 Vuitton, Viaticum et CNRRH soutiennent, toutefois, qu’un service de référencement tel qu’AdWords n’est pas un service de la société de l’information tel que défini auxdites dispositions de la directive 2000/31, de sorte que le prestataire d’un tel service ne saurait en aucun cas bénéficier desdites limitations de responsabilité. Google et la Commission des Communautés européennes sont de l’avis contraire.
109 La limitation de responsabilité énoncée à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 s’applique en cas de «fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service» et signifie que le prestataire d’un tel service ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un destinataire dudit service à moins que ce prestataire, après avoir, à l’aide d’une information fournie par une personne lésée ou autrement, pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités dudit destinataire, n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.
110 Ainsi qu’il a été indiqué aux points 14 et 15 du présent arrêt, le législateur a défini la notion de «service de la société de l’information» comme englobant les services qui sont prestés à distance au moyen d’équipements électroniques de traitement et de stockage de données, à la demande individuelle d’un destinataire de services et, normalement, contre rémunération. Eu égard aux caractéristiques, résumées au point 23 du présent arrêt, du service de référencement en cause dans les affaires au principal, il y a lieu d’en conclure que celui-ci réunit l’ensemble des éléments de cette définition.
111 Il ne saurait, en outre, être contesté que le prestataire d’un service de référencement transmet des informations du destinataire dudit service, à savoir l’annonceur, sur un réseau de communication ouvert aux internautes et stocke, c’est-à-dire met en mémoire sur son serveur, certaines données, telles que les mots clés sélectionnés par l’annonceur, le lien promotionnel et le message commercial accompagnant celui-ci, ainsi que l’adresse du site de l’annonceur.
112 Encore faut-il, pour que le stockage effectué par le prestataire d’un service de référencement relève de l’article 14 de la directive 2000/31, que le comportement de ce prestataire se limite à celui d’un «prestataire intermédiaire» au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 de cette directive.
113 Il découle, à cet égard, du quarante-deuxième considérant de la directive 2000/31 que les dérogations en matière de responsabilité prévues par cette directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information revêt un caractère «purement technique, automatique et passif», impliquant que ledit prestataire «n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées».
114 Dès lors, afin de vérifier si la responsabilité du prestataire du service de référencement pourrait être limitée au titre de l’article 14 de la directive 2000/31, il convient d’examiner si le rôle exercé par ledit prestataire est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke.
115 S’agissant du service de référencement en cause dans les affaires au principal, il ressort du dossier et de la description figurant aux points 23 et suivants du présent arrêt que Google procède, à l’aide des logiciels qu’elle a développés, à un traitement des données introduites par des annonceurs et qu’il en résulte un affichage des annonces sous des conditions dont Google a la maîtrise. Ainsi, Google détermine l’ordre d’affichage en fonction, notamment, de la rémunération payée par les annonceurs.
116 Il y a lieu de relever que la seule circonstance que le service de référencement soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu’elle donne des renseignements d’ordre général à ses clients, ne saurait avoir pour effet de priver Google des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31.
117 De même, la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que Google a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs et mises en mémoire sur son serveur.
118 Est en revanche pertinent, dans le cadre de l’examen visé au point 114 du présent arrêt, le rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés.
119 C’est eu égard aux considérations qui précèdent qu’il appartient à la juridiction nationale, qui est la mieux à même de connaître les modalités concrètes de la fourniture du service dans les affaires au principal, d’apprécier si le rôle ainsi exercé par Google correspond à celui décrit au point 114 du présent arrêt.
120 Il s’ensuit qu’il convient de répondre aux troisième question dans l’affaire C‑236/08, seconde question dans l’affaire C‑237/08 et troisième question dans l’affaire C‑238/08 que l’article 14 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.
IV – Sur les dépens
121 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.
2) Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.
3) L’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.
Signatures
* Langue de procédure: le français
2.6 C-487/07 - L'Oréal e.a. 2.6 C-487/07 - L'Oréal e.a.
Affaire C-487/07
L'Oréal SA e.a.
contre
Bellure NV e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division))
«Directive 89/104/CEE — Marques — Article 5, paragraphes 1 et 2 — Usage dans une publicité comparative — Droit de faire interdire cet usage — Profit indûment tiré de la renommée — Atteinte aux fonctions de la marque — Directive 84/450/CEE — Publicité comparative — Article 3 bis, paragraphe 1, sous g) et h) — Conditions de licéité de la publicité comparative — Profit indûment tiré de la notoriété attachée à une marque — Présentation d'un bien comme une imitation ou une reproduction»
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires (article 5, paragraphe 2, de la directive) — Conditions de la protection élargie
(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 2)
2. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires — Usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive
(Directives du Conseil 84/450, art. 3 bis, § 1, et 89/104, art. 5, § 1, a))
3. Rapprochement des législations — Publicité trompeuse et publicité comparative — Directive 84/450 — Publicité comparative
(Directive du Conseil 84/450, art. 3 bis, § 1, g) et h))
1. L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion ni celle d'un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci.
(cf. point 50, disp. 1)
2. L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l’une des autres fonctions de la marque.
En effet, selon l'article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 89/104, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. En vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive, ce droit exclusif habilite le titulaire à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
Le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité.
(cf. points 57-58, 65, disp. 2)
3. L'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu’un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu'il commercialise constitue une imitation d'un produit portant une marque notoirement connue présente «un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction», au sens de cet article 3 bis, paragraphe 1, sous h).
En effet, l'objet spécifique de la condition posée à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 84/450 consiste à interdire à l'annonceur de faire apparaître, dans la publicité comparative, le fait que le produit ou le service qu'il commercialise constitue une imitation ou une reproduction du produit ou du service de marque. À cet égard, ne sont pas seulement interdits les messages publicitaires renvoyant explicitement à l'idée d'imitation ou de reproduction, mais également ceux qui, compte tenu de la présentation globale et du contexte économique de l’espèce, sont aptes à transmettre implicitement cette idée au public destinataire.
Est sans pertinence à cet égard la question de savoir si le message publicitaire signale qu'il s’agit d'une imitation du produit portant une marque protégée dans son ensemble ou seulement de l'imitation d'une caractéristique essentielle de celui-ci.
Dès lors qu’une publicité comparative qui présente les produits de l'annonceur comme une imitation d'un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450 de contraire à une concurrence loyale et donc d'illicite, le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d’une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g).
(cf. points 75-76, 79-80, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 juin 2009 (*)
«Directive 89/104/CEE – Marques – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Usage dans une publicité comparative – Droit de faire interdire cet usage – Profit indûment tiré de la renommée – Atteinte aux fonctions de la marque – Directive 84/450/CEE – Publicité comparative – Article 3 bis, paragraphe 1, sous g) et h) – Conditions de licéité de la publicité comparative – Profit indûment tiré de la notoriété attachée à une marque – Présentation d’un bien comme une imitation ou une reproduction»
Dans l’affaire C‑487/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 22 octobre 2007, parvenue à la Cour le 5 novembre 2007, dans la procédure
L’Oréal SA,
Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,
Laboratoire Garnier & Cie
contre
Bellure NV,
Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom commercial «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales»,
Starion International Ltd,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 novembre 2008,
considérant les observations présentées:
– pour L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie, par MM. H. Carr et D. Anderson, QC, ainsi que par Mme J. Reid, barrister, mandatés par Baker & McKenzie LLP,
– pour Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd, par M. R. Wyand, QC, ainsi que par MM. H. Porter et T. Moody-Stuart, solicitors,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, puis par M. L. Seeboruth, en qualité d’agents, assistés de M. S. Malynicz, barrister,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes A.-L. During et B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par Mmes A. Rutkowska et K. Rokicka, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme I. Vieira da Silva, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et H. Krämer, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 février 2009,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ainsi que de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18, ci-après la «directive 84/450»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ainsi que par Laboratoire Garnier & Cie (ci-après, ensemble, «L’Oréal e.a.») à l’encontre de Bellure NV (ci-après «Bellure»), Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom commercial «Honey pot cosmetics & Perfumery Sales» (ci-après «Malaika»), et Starion International Ltd (ci-après «Starion»), aux fins de voir condamner ces dernières pour contrefaçon de marques.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, le litige au principal demeure régi, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104.
4 Le dixième considérant de la directive 89/104 est libellé comme suit:
«considérant que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, est absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; qu’il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection; que les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne porte pas préjudice».
5 L’article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», dispose:
«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:
[…]
b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;
[…]
d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
[…]»
6 L’article 6 de ladite directive, intitulé «Limitation des effets de la marque», prévoit, à son paragraphe 1:
«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires,
[…]
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[...]»
7 Les dispositions concernant la publicité comparative ont été introduites dans la directive 84/450, dans sa version d’origine, par la directive 97/55.
8 Les deuxième, septième, neuvième, onzième, treizième à quinzième et dix-neuvième considérants de la directive 97/55 sont libellés comme suit:
«(2) considérant que, avec l’achèvement du marché intérieur, la variété de l’offre s’élargira de plus en plus; qu’étant donné la possibilité et la nécessité pour les consommateurs de tirer parti au maximum du marché intérieur et le fait que la publicité est un moyen très important pour ouvrir des débouchés réels partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la publicité comparative doivent être les mêmes et les conditions de l’utilisation de la publicité comparative dans les États membres doivent être harmonisées; que, si ces conditions sont réunies, cela contribuera à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables; que la publicité comparative peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans l’intérêt des consommateurs;
[…]
(7) considérant qu’il convient d’établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de déterminer les pratiques en matière de publicité comparative qui peuvent entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs; que ces conditions de licéité de la publicité doivent inclure des critères de comparaison objective des caractéristiques des biens et des services;
[…]
(9) considérant qu’il convient, pour éviter que la publicité comparative ne soit utilisée de manière anticoncurrentielle et déloyale, de ne permettre que les comparaisons entre des biens et des services concurrents répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
[…]
(11) considérant que les conditions de la publicité comparative doivent être cumulatives et respectées dans leur intégralité; […]
[...]
(13) considérant que l’article 5 de la [...] directive 89/104 […] confère au titulaire d’une marque enregistrée des droits exclusifs, qui comportent, notamment, le droit d’interdire à tout tiers d’utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou, le cas échéant, même pour d’autres produits;
(14) considérant, toutefois, qu’il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d’identifier les produits ou services d’un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial;
(15) considérant qu’une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d’autres signes distinctifs d’autrui n’enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief;
[…]
(19) considérant qu’une comparaison qui présente des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction de biens ou de services revêtus d’une marque ou d’un nom commercial protégés ne doit pas être considérée comme satisfaisant aux conditions de licéité de la publicité comparative».
9 Selon son article 1er, la directive 84/450 a notamment pour objet d’établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.
10 L’article 2, point 1, de cette directive définit comme publicité «toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations». Selon le point 2 bis de ce même article, on entend par publicité comparative «toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent».
11 L’article 3 bis, paragraphe 1, de ladite directive dispose:
«Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:
a) elle n’est pas trompeuse au sens de l’article 2 point 2, de l’article 3 et de l’article 7 paragraphe 1;
[…]
d) elle n’engendre pas de confusion sur le marché entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent;
e) elle n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d’un concurrent;
[…]
g) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine de produits concurrents;
h) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service portant une marque ou un nom commercial protégés.»
La réglementation nationale
12 Les dispositions de la directive 89/104 ont été transposées en droit national par la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act 1994). La transposition de l’article 5, paragraphes 1, sous a), et 2, de la directive 89/104 a été assurée à l’article 10, paragraphes 1 et 3, de cette loi.
13 Les dispositions de l’article 3 bis de la directive 84/450 ont été transposées en droit national par les règlements de 2000 sur le contrôle de la publicité trompeuse [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)], qui ont introduit un nouvel article 4 A dans les règlements de 1988 sur le contrôle de la publicité trompeuse [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)].
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 L’Oréal e.a. sont membres du groupe L’Oréal, qui fabrique et commercialise des parfums fins. Au Royaume-Uni, elles sont titulaires des marques renommées suivantes, enregistrées pour des parfums et autres produits parfumés:
– les marques se rapportant au parfum Trésor:
– la marque verbale Trésor (ci-après la «marque verbale Trésor»),
– la marque verbale et figurative constituée d’une représentation du flacon de parfum Trésor, vu de face et de côté, flacon sur lequel figure notamment le mot «Trésor» (ci-après la «marque flacon de Trésor»),
– la marque verbale et figurative constituée d’une représentation de l’emballage dans lequel ce flacon est commercialisé, vu de face, emballage sur lequel figure notamment le nom Trésor (ci-après la «marque emballage de Trésor»);
– les marques se rapportant au parfum Miracle:
– la marque verbale Miracle (ci-après la «marque verbale Miracle»),
– la marque verbale et figurative constituée d’une représentation du flacon de parfum Miracle, vu de face, flacon sur lequel figure notamment le mot «Miracle» (ci-après la «marque flacon de Miracle»),
– la marque verbale et figurative constituée d’une représentation de l’emballage dans lequel le flacon de parfum Miracle est commercialisé, vu de face, emballage sur lequel figure notamment le mot «Miracle» (ci-après la «marque emballage de Miracle»);
– la marque verbale Anaïs-Anaïs;
– les marques se rapportant au parfum Noa:
– la marque verbale Noa Noa, ainsi que
– les marques verbales et figuratives constituées du mot «Noa» écrit de façon stylisée.
15 Malaika et Starion commercialisent au Royaume-Uni des imitations de parfums fins de la gamme «Creation Lamis». Starion commercialise également des imitations de parfums fins des gammes «Dorall» et «Stitch».
16 Les gammes «Creation Lamis» et «Dorall» sont produites par Bellure.
17 La gamme «Creation Lamis» comprend, notamment, le parfum La Valeur, qui est une imitation du parfum Trésor, et dont le flacon et l’emballage présentent une ressemblance générale avec ceux de ce dernier. Elle comprend également le parfum Pink Wonder, qui est une imitation du parfum Miracle, et dont le flacon et l’emballage présentent une ressemblance générale avec ceux de ce dernier.
18 Dans l’un et l’autre cas, il est constant que la ressemblance n’est pas de nature à tromper les professionnels ou le public.
19 La gamme «Dorall» comprend notamment le parfum Coffret d’Or, qui est une imitation du parfum Trésor, et dont le flacon et l’emballage présentent une légère ressemblance avec ceux de ce dernier.
20 Les emballages des parfums de la gamme «Stitch», d’apparence basique, ne présentent aucune ressemblance avec les flacons et les emballages des parfums commercialisés par L’Oréal e.a.
21 Dans le cadre de la commercialisation des parfums des gammes «Creation Lamis», «Dorall» ainsi que «Stitch», Malaika et Starion utilisent des listes comparatives, communiquées aux détaillants, qui indiquent la marque verbale du parfum fin dont le parfum commercialisé est l’imitation (ci-après les «listes comparatives»).
22 L’Oréal e.a. ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, une action en contrefaçon à l’encontre de Bellure, de Malaika et de Starion.
23 L’Oréal e.a. ont fait valoir, d’une part, que l’utilisation des listes comparatives constituait une violation des droits qu’elles tirent de leurs marques verbales Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs et Noa, ainsi que de leurs marques verbales et figuratives Noa, violation prohibée par l’article 10, paragraphe 1, de la loi de 1994 sur les marques.
24 Elles ont soutenu, d’autre part, que l’imitation des flacons et des emballages de leurs produits ainsi que la vente de parfums dans ces conditionnements constituaient une violation des droits qu’elles tirent de leurs marques verbales Trésor et Miracle ainsi que de leurs marques verbales et figuratives flacon de Trésor, emballage de Trésor, flacon de Miracle et emballage de Miracle, prohibée par l’article 10, paragraphe 3, de la loi de 1994 sur les marques.
25 Par jugement du 4 octobre 2006, la High Court a fait droit au recours en tant qu’il était fondé sur l’article 10, paragraphe 1, de la loi de 1994 sur les marques. En revanche, elle n’a fait droit au recours, en tant qu’il était fondé sur l’article 10, paragraphe 3, de cette loi, qu’en ce qui concerne les marques emballage de Trésor et flacon de Miracle.
26 Tant Malaika et Starion que L’Oréal e.a. ont formé un recours contre ce jugement devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
27 S’agissant de l’utilisation des listes comparatives mentionnant les marques verbales dont sont titulaires L’Oréal e.a., listes dont ces dernières considèrent qu’elles constituent des publicités comparatives au sens de la directive 84/450, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’usage de la marque d’un concurrent, dans le cadre de telles listes, est susceptible d’être interdit en application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104.
28 Si tel était le cas, ladite juridiction se demande si un tel usage pourrait néanmoins être autorisé en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104. Considérant, à cet égard, que l’usage de la marque d’un concurrent dans une publicité comparative satisfait aux dispositions de l’article 6 de la directive 89/104 si ladite publicité respecte l’article 3 bis de la directive 84/450, elle estime qu’une interprétation de cette dernière disposition lui est nécessaire pour statuer sur l’affaire au principal.
29 S’agissant de l’utilisation d’emballages et de flacons similaires à ceux des parfums fins commercialisés par L’Oréal e.a., la juridiction de renvoi s’interroge sur la notion de «profit indu» au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104.
30 C’est dans ces conditions que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:
«1) Lorsqu’un commerçant, dans une publicité pour ses propres produits ou services, fait usage d’une marque enregistrée détenue par un concurrent afin de comparer les caractéristiques (et en particulier l’odeur) de produits ou de services qu’il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier l’odeur) des produits ou des services commercialisés sous cette marque par ledit concurrent, et de manière telle que l’usage concerné ne provoque pas de confusion ou ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant à indiquer la provenance, l’usage concerné relève-t-il soit de l’article 5, paragraphe 1, sous a), soit de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104?
2) Lorsqu’un commerçant, dans la vie des affaires (en particulier dans une liste comparative), fait usage d’une marque enregistrée notoirement connue afin de désigner une caractéristique de son propre produit (en particulier son odeur) de telle manière que:
a) cela ne crée aucun risque de confusion d’aucune sorte;
b) cela n’affecte pas la vente des produits sous la marque enregistrée notoirement connue;
c) cela ne porte ni préjudice à la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant à indiquer la provenance, ni atteinte à la réputation de cette marque, que ce soit en ternissant son image, par dilution ou d’une quelconque autre manière;
d) cela joue un rôle significatif dans la promotion du produit du commerçant,
l’usage concerné relève-t-il de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104?
3) Aux fins de l’article 3 bis, sous g), de la [directive 84/450], quel est le sens de l’expression ‘tire […] indûment profit de’ et, en particulier, lorsqu’un commerçant, dans une liste comparative, compare son produit avec un produit commercialisé sous une marque notoirement connue, tire-t-il en cela indûment profit de la notoriété attachée à cette marque?
4) Aux fins de l’article 3 bis, sous h), de ladite directive, quel est le sens de l’expression ‘présente […] un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction’ et, en particulier, cette expression concerne-t-elle le cas dans lequel, sans provoquer de confusion ni de tromperie, une partie fait simplement savoir de manière honnête que son produit contient une caractéristique essentielle (l’odeur) similaire à celle d’un produit notoirement connu protégé par une marque?
5) Lorsqu’un commerçant fait usage d’un signe similaire à une marque enregistrée qui jouit d’une renommée et que ce signe ne ressemble pas à la marque au point de provoquer une confusion, de telle manière que:
a) la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant à indiquer la provenance n’est ni altérée ni menacée;
b) il n’y a pas de ternissement, ni de confusion concernant la marque enregistrée ou sa renommée, ni de risque que cela se produise;
c) cela n’affecte pas les ventes du titulaire de la marque;
d) le titulaire de la marque n’est privé d’aucun des bénéfices liés à la promotion, à la préservation ou au développement de sa marque;
e) le commerçant tire toutefois un avantage commercial de l’usage de son signe en raison de sa similitude avec la marque enregistrée,
l’usage concerné revient-il à tirer ‘indûment profit’ de la notoriété attachée à la marque enregistrée au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la [directive 89/104]?»
Sur les questions préjudicielles
31 Ainsi qu’il a été précisé par la juridiction de renvoi, les première à quatrième questions, portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 et de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, sont relatives à l’usage par les défenderesses au principal dans des listes comparatives des marques verbales dont sont titulaires L’Oréal e.a., tandis que la cinquième question, relative à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, se rapporte à l’utilisation d’emballages et de flacons similaires à ceux des parfums fins commercialisés par L’Oréal e.a., qui sont protégés par des marques verbales et figuratives. Dans la mesure où cette dernière disposition est toutefois susceptible de s’appliquer également à l’usage desdites marques dans les listes comparatives en question, il convient de répondre d’abord à la cinquième question.
Sur la cinquième question
32 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu’un tiers faisant usage d’un signe similaire à une marque renommée peut être réputé tirer indûment profit de la marque, au sens de cette disposition, lorsque cet usage lui procure un avantage pour la commercialisation de ses produits ou de ses services, sans toutefois entraîner, pour le public, un risque de confusion ou causer ou risquer de causer un préjudice à la marque ou au titulaire de celle-ci.
33 À titre liminaire, il convient de rappeler que le cadre juridique et factuel est déterminé par la juridiction de renvoi, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause des appréciations de nature factuelle (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2003, Neri, C‑153/02, Rec. p. I‑13555, points 34 et 35, ainsi que du 17 juillet 2008, ASM Brescia, C-347/06, non encore publié au Recueil, point 28). Dès lors, même si, ainsi que l’ont fait valoir les gouvernements du Royaume-Uni et français, il pourrait sembler, de prime abord, peu probable que l’usage, par un tiers, d’un signe similaire à une marque pour commercialiser des produits imitant ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, avantage la commercialisation des produits du tiers sans, dans le même temps, nuire à l’image ou à la commercialisation des produits revêtus de ladite marque, la Cour est liée par cette hypothèse posée par la juridiction de renvoi.
34 L’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article 5. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou leur porte ou leur porterait préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, point 36; du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I‑12537, point 27, et du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, Rec. p. I-2439, point 40, ainsi que, s’agissant de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, non encore publié au Recueil, point 26).
35 Au demeurant, la Cour a précisé que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 s’applique également par rapport aux produits et aux services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (voir, en ce sens, arrêts du 9 janvier 2003, Davidoff, C‑292/00, Rec. p. I-389, point 30; Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, points 18 à 22, ainsi que adidas et adidas Benelux, précité, point 37).
36 Les atteintes visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Il n’est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers soit tel qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque (voir arrêts précités Adidas-Salomon et Adidas Benelux, points 29 et 31, ainsi que adidas et adidas Benelux, point 41).
37 L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public constitue une condition nécessaire, mais, à elle seule, non suffisante pour qu’il soit conclu à l’existence de l’une des atteintes contre lesquelles l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 assure la protection en faveur des marques renommées (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, points 31 et 32).
38 Ces atteintes sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, point 27).
39 S’agissant du préjudice porté au caractère distinctif de la marque, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, l’usage du signe identique ou similaire par le tiers entraînant une dispersion de l’identité de la marque et de son emprise sur l’esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n’est plus en mesure de le faire (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, point 29).
40 En ce qui concerne le préjudice porté à la renommée de la marque, également désigné sous les termes de «ternissement» ou de «dégradation», ce préjudice intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque en est diminuée. Le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image de la marque.
41 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée.
42 Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 soit applicable (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, point 28).
43 Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci.
44 Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il résulte également de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, points 67 à 69).
45 Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre d’une telle appréciation globale peut également être prise en considération, le cas échéant, l’existence d’un risque de dilution ou de ternissement de la marque.
46 En l’occurrence, il est constant que Malaika et Starion font usage d’emballages et de flacons similaires aux marques renommées enregistrées par L’Oréal e.a. pour commercialiser des parfums qui constituent des imitations «bas de gamme» des parfums de luxe pour lesquels lesdites marques sont enregistrées et utilisées.
47 À cet égard, la juridiction de renvoi a constaté un lien entre, d’une part, certains conditionnements utilisés par Malaika et Starion et, d’autre part, certaines marques se rapportant à des emballages et à des flacons dont sont titulaires L’Oréal e.a. En outre, il ressort de la décision de renvoi que ce lien confère un avantage commercial aux défenderesses au principal. Il ressort également de la décision de renvoi que la similitude entre lesdites marques et les produits commercialisés par Malaika et Starion a été délibérément recherchée afin de créer une association dans l’esprit du public entre les parfums fins et leurs imitations, dans le but de faciliter la commercialisation de ces dernières.
48 Dans l’appréciation générale à laquelle la juridiction de renvoi devra se livrer pour déterminer si, dans ces conditions, l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être constatée, il devra notamment être tenu compte du fait que l’usage des emballages et des flacons similaires à ceux des parfums imités a pour but de profiter, à des fins publicitaires, du caractère distinctif et de la renommée des marques sous lesquelles ces parfums sont commercialisés.
49 À cet égard, il convient de préciser que, lorsqu’un tiers tente par l’usage d’un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.
50 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci.
Sur les première et deuxième questions
51 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 5, paragraphe 1, sous a) ou b), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans une publicité comparative, d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d’indiquer la provenance des produits ou des services. Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner ensemble avec la première, ladite juridiction demande, en substance, si le titulaire d’une marque notoirement connue peut s’opposer à un tel usage, au titre du paragraphe 1, sous a), de cet article, lorsque cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à la marque ou à l’une des fonctions de cette dernière, mais joue néanmoins un rôle significatif dans la promotion des produits ou des services du tiers.
52 À titre liminaire, il convient de relever que des listes comparatives, telles que celles en cause au principal, sont susceptibles d’être qualifiées de publicité comparative. En effet, constitue une publicité au sens de l’article 2, point 1, de la directive 84/450, toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services. Selon ledit article 2, point 2 bis, une telle publicité doit être qualifiée de comparative si elle identifie, explicitement ou implicitement, un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent. Eu égard à ces définitions particulièrement larges, la publicité comparative peut se présenter sous des formes très variées [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Rec. p. I-7945, points 28 et 31; du 8 avril 2003, Pippig Augenoptik, C‑44/01, Rec. p. I-3095, point 35; du 19 avril 2007, De Landtsheer Emmanuel, C‑381/05, Rec. p. I-3115, point 16, ainsi que du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C‑533/06, Rec. p. I-4231, point 42].
53 Au demeurant, la Cour a déjà jugé que l’utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d’un signe identique ou similaire à la marque d’un concurrent aux fins d’identifier les produits ou les services offerts par ce dernier s’analyse comme un usage pour les produits ou les services mêmes de l’annonceur, au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104. Un tel usage est donc susceptible d’être interdit, le cas échéant, en vertu de ces dispositions [voir arrêt O2 Holdings et O2 (UK), précité, points 36 et 37].
54 La Cour a toutefois précisé que le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas habilité à interdire l’usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, d’un signe identique ou similaire à sa marque [voir arrêt O2 Holdings et O2 (UK), précité, points 45 et 51].
55 Il convient également de relever qu’il est constant que Malaika et Starion ont utilisé, dans les listes comparatives de parfums, les marques verbales Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs et Noa, telles qu’enregistrées par L’Oréal e.a., et non des signes seulement similaires à ces marques. Par ailleurs, cet usage a été fait pour des produits identiques à ceux pour lesquels lesdites marques ont été enregistrées, à savoir des parfums.
56 Un tel usage entre dans le champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, et non dans celui du même article 5, paragraphe 1, sous b).
57 Selon l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 89/104, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive, ce droit exclusif habilite le titulaire à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
58 La Cour a déjà eu l’occasion de constater que le droit exclusif prévu à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Rec. p. I‑10273, point 51; du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, point 59, et du 25 janvier 2007, Adam Opel, C‑48/05, Rec. p. I‑1017, point 21). Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité.
59 La protection conférée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 est ainsi plus étendue que celle prévue au même article 5, paragraphe 1, sous b), dont la mise en œuvre exige l’existence d’un risque de confusion et donc la possibilité d’une atteinte à la fonction essentielle de la marque [voir, en ce sens, arrêts précités Davidoff, point 28, ainsi que O2 Holdings et O2 (UK), point 57]. En effet, en vertu du dixième considérant de la directive 89/104, la protection conférée par la marque enregistrée est absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services, alors que, en cas de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou services, le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection.
60 Il ressort de la jurisprudence citée au point 58 du présent arrêt que le titulaire de la marque, sur la base de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, ne saurait s’opposer à l’usage d’un signe identique à la marque, si cet usage n’est susceptible de porter préjudice à aucune des fonctions de celle-ci (voir, également, arrêts précités Arsenal Football Club, point 54, et Adam Opel, point 22).
61 Ainsi, la Cour a déjà jugé que certains usages à des fins purement descriptives sont exclus du champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 puisqu’ils ne portent atteinte à aucun des intérêts que cette disposition vise à protéger et ne relèvent donc pas de la notion d’usage au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2002, Hölterhoff, C-2/00, Rec. p. I-4187, point 16).
62 À cet égard, il convient toutefois de préciser que la situation décrite dans l’affaire au principal est fondamentalement différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt Hölterhoff, précité, dans la mesure où l’usage des marques verbales dont sont titulaires L’Oréal e.a. dans les listes comparatives diffusées par Malaika et Starion poursuit non pas des fins purement descriptives, mais un but publicitaire.
63 Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans une situation telle que celle au principal, l’usage qui est fait des marques dont sont titulaires L’Oréal e.a. est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de ces marques, telles que notamment les fonctions de communication, d’investissement ou de publicité de ces dernières.
64 Par ailleurs, dans la mesure où cette juridiction a constaté que lesdites marques jouissent d’une renommée, leur usage dans les listes comparatives est également susceptible d’être interdit en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, dont l’applicabilité ne présuppose pas nécessairement, ainsi qu’il a été jugé au point 50 du présent arrêt, l’existence d’un risque de préjudice pour la marque ou son titulaire, pour autant que le tiers tire indûment profit de l’usage de cette dernière.
65 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d’indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l’une des autres fonctions de la marque.
Sur les troisième et quatrième questions
66 Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un annonceur indique, à l’aide d’une liste comparative et sans provoquer de confusion ni de tromperie, que son produit contient une caractéristique essentielle similaire à celle d’un produit commercialisé sous une marque notoirement connue, dont le produit de l’annonceur constitue une imitation, cet annonceur tire indûment profit de la notoriété de ladite marque, au sens de cet article 3 bis, paragraphe 1, sous g), ou présente «un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction» au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous h).
67 L’article 3 bis de la directive 84/450 énumère, à son paragraphe 1, sous a) à h), des conditions cumulatives auxquelles une publicité comparative doit satisfaire afin de pouvoir être qualifiée de licite.
68 Ces conditions visent une mise en balance des différents intérêts susceptibles d’être touchés par l’autorisation de la publicité comparative. Ainsi, il ressort d’une lecture combinée des deuxième, septième et neuvième considérants de la directive 97/55 que cet article 3 bis a pour objectif de stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services, dans l’intérêt des consommateurs, en permettant aux concurrents de mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables et en interdisant, dans le même temps, des pratiques pouvant entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs.
69 Il en résulte que les conditions énumérées audit article 3 bis, paragraphe 1, doivent être interprétées dans le sens le plus favorable afin de permettre les publicités comparant objectivement les caractéristiques de biens ou de services (voir, en ce sens, arrêt De Landtsheer Emmanuel, précité, point 35 et jurisprudence citée), tout en assurant que la publicité comparative ne soit pas utilisée de manière anticoncurrentielle et déloyale ou de manière à porter atteinte aux intérêts des consommateurs.
70 En ce qui concerne, plus concrètement, l’utilisation de la marque d’un concurrent dans une publicité comparative, l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 soumet une telle utilisation notamment à quatre conditions spécifiques, énoncées respectivement à cet article 3 bis, paragraphe 1, sous d), e), g) et h). Il est ainsi exigé que l’utilisation de la marque n’engendre ni risque de confusion, ni discrédit ou dénigrement de la marque, ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à celle-ci, ni ne présente un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction du produit ou du service portant la marque.
71 Ainsi qu’il résulte des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, ces conditions ont pour but de concilier, d’une part, l’intérêt du titulaire de la marque à bénéficier d’une protection de son droit exclusif et, d’autre part, l’intérêt des concurrents de ce titulaire ainsi que celui des consommateurs de disposer d’une publicité comparative effective qui mette objectivement en relief les différences existant entre les biens ou services proposés.
72 Il en découle que l’utilisation de la marque d’un concurrent dans une publicité comparative est admise par le droit communautaire lorsque la comparaison constitue une telle mise en relief objective des différences qui n’a pas pour objet ou pour effet de provoquer des situations de concurrence déloyale, telles que celles décrites notamment à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous d), e), g) et h), de la directive 84/450 (voir, en ce sens, arrêt Pippig Augenoptik, précité, point 49).
73 S’agissant, en premier lieu, de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 84/450, en vertu duquel la publicité comparative ne doit pas présenter un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service portant une marque ou un nom commercial protégés, il convient de constater qu’il résulte clairement du libellé de cette disposition ainsi que du dix-neuvième considérant de la directive 97/55 que cette condition s’applique non seulement aux produits de contrefaçon, mais également à toute imitation et reproduction.
74 En outre, il résulte d’une interprétation systématique de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 84/450 que celui-ci ne présuppose ni l’existence d’un caractère trompeur de la publicité comparative, ni celle d’un risque de confusion. En effet, l’absence de tels caractère et risque constitue des conditions indépendantes de licéité de la publicité comparative, énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1, sous a) et d).
75 L’objet spécifique de la condition posée à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 84/450 consiste à interdire à l’annonceur de faire apparaître, dans la publicité comparative, le fait que le produit ou le service qu’il commercialise constitue une imitation ou une reproduction du produit ou du service de marque. À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 84 de ses conclusions, ne sont pas seulement interdits les messages publicitaires renvoyant explicitement à l’idée d’imitation ou de reproduction, mais également ceux qui, compte tenu de la présentation globale et du contexte économique de l’espèce, sont aptes à transmettre implicitement cette idée au public destinataire.
76 Il est constant que les listes comparatives en cause au principal ont pour but et pour effet d’indiquer au public concerné le parfum original dont les parfums commercialisés par Malaika et Starion sont censés constituer une imitation. Ces listes attestent ainsi du fait que ces derniers parfums constituent des imitations des parfums commercialisés sous certaines marques dont sont titulaires L’Oréal e.a. et elles présentent, par conséquent, les produits commercialisés par l’annonceur comme des imitations de produits portant une marque protégée, au sens de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 84/450. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 88 de ses conclusions, est sans pertinence à cet égard la question de savoir si le message publicitaire signale qu’il s’agit d’une imitation du produit portant une marque protégée dans son ensemble ou seulement de l’imitation d’une caractéristique essentielle de celui-ci, telle que, en l’occurrence, l’odeur des produits en cause.
77 En ce qui concerne, en second lieu, l’article 3 bis, paragraphe 1, sous g), de la directive 84/450, en vertu duquel la publicité comparative ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, il convient de relever que la notion de «profit indûment tiré» de cette notoriété, utilisée tant à ladite disposition qu’à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, doit, à la lumière des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, recevoir, en principe, la même interprétation [voir, par analogie, arrêt O2 Holdings et O2 (UK), précité, point 49].
78 Dans la mesure où il a été constaté au point 76 du présent arrêt que les listes comparatives utilisées par les défenderesses au principal présentent les parfums commercialisés par celles-ci comme une imitation ou une reproduction de produits portant une marque protégée au sens de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 84/450, il convient de comprendre la troisième question en ce sens qu’elle vise à savoir si, dans de telles conditions, le profit résultant de l’utilisation desdites listes est indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque protégée, au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g).
79 À cet égard, il convient de constater que, dès lors qu’une publicité comparative qui présente les produits de l’annonceur comme une imitation d’un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450 de contraire à une concurrence loyale et donc d’illicite, le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d’une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque.
80 Dès lors, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 doit être interprété en ce sens qu’un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu’il commercialise constitue une imitation d’un produit portant une marque notoirement connue présente «un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction», au sens de cet article 3 bis, paragraphe 1, sous h). Le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être considéré comme «indûment tiré» de la notoriété attachée à cette marque, au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g).
Sur les dépens
81 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) L’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci.
2) L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d’indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l’une des autres fonctions de la marque.
3) L’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu’un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu’il commercialise constitue une imitation d’un produit portant une marque notoirement connue présente «un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction», au sens de cet article 3 bis, paragraphe 1, sous h). Le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être considéré comme «indûment tiré» de la notoriété attachée à cette marque, au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g).
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.